Решения и определения судов

Постановление ФАС Московского округа от 15.03.1999 N КА-А40/543-99 При разрешении вопросов о том, допущено ли нарушение прав патентообладателя, имеют правовое значение доказательства не только теоретической возможности получения продукта новым способом, но и доказательства реального использования нового способа для его получения.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кассационной инстанции по проверке законности и

обоснованности решений (определений, постановлений)

арбитражных судов, вступивших в законную силу

от 15 марта 1999 г. Дело N КА-А40/543-99

(извлечение)

Решением от 27.10.98, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 13.01.99, Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении иска, предъявленного компанией “Мерк энд Ко, Инк“ США к фирме “Доктор Реддис Лабораторис ЛТД“ (Индия), о признании ответчика нарушителем исключительных прав, охраняемых российским патентом N 1287756, о запрещении ответчику ввоза в Россию, предложения к продаже, продажи, рекламирования и хранения, введения в хозяйственный оборот в любой иной форме на территории Российской Федерации таблеток “Энам“, об обязании опубликовать решение арбитражного суда
в газете “Известия“ или в иной газете, распространяемой на территории России.

Одновременно судом разрешены вопросы о судебных расходах по делу.

В кассационной жалобе компания “Мерк энд Ко, Инк“ ставит вопрос об отмене решения и постановления Арбитражного суда г. Москвы со ссылкой на то, что судом неправильно применена норма материального права - ст. 10 Закона РФ “Патентный закон Российской Федерации“, в связи с чем неверно распределены обязанности по доказыванию и необоснованно отказано в удовлетворении иска. Заявитель считает, что при непредставлении ответчиком доказательств неиспользования охраняемого патентом способа получения вещества, из которого изготавливается реализуемый в России ответчиком препарат, иск подлежит удовлетворению.

Представитель истца в выступлении в суде кассационной инстанции поддерживает доводы жалобы, указывает также, что экспертное заключение, положенное в основу решения арбитражного суда, дано не по поводу самого продукта, реализацией которого в России нарушаются ответчиком патентные права компании “Мерк энд Ко, Инк“, а только технологическая документация, не являющаяся предметом спора.

Представитель фирмы “Доктор Реддис Лабораторис ЛТД“ возражает против отмены судебных актов по данному делу, ссылаясь на то, что имеющимся у истца патентом не защищается право на таблетки лекарственного препарата, сходного с препаратом фирмы “Доктор Реддис Лабораторис ЛТД“, получаемого по другой технологии, существенно отличающейся от технологии истца.

Ознакомившись с материалами дела, проверив правильность применения норм материального и процессуального права в соответствии со ст. 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы кассационной жалобы и выступления представителей сторон, Федеральный арбитражный суд Московского округа находит судебные акты по данному делу подлежащими отмене, с направлением дела на новое рассмотрение по первой инстанции.

Разрешая спор по существу, суд привел норму материального права, которой он
руководствовался, определяя то, какие обстоятельства подлежат доказыванию как имеющие значение для правильного разрешения спора, и указал, что в соответствии со ст. 10 “Патентного закона РФ“ является нарушением исключительного права патентообладателя несанкционированное применение способа, охраняемого патентом на изобретение или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение, и что при этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного.

Также суд указал в решении, на чем основан иск компанией “Мерк энд Ко, Инк“, а именно на утверждении, что ответчик производит продажу на территории России лекарственного препарата “Энам“, при изготовлении которого используется способ истца, защищенный патентом N 1287756, т.е. судом было установлено, что предметом спора является правомерность ввоза, предложения к продаже, продажа, рекламирование и хранение, введение в хозяйственный оборот в любой иной форме таблеток “Энам“ как продукта, полученного по технологии, запатентованной компанией “Мерк энд Ко, Инк“.

В соответствии со ст. 66 АПК РФ для разрешения вопросов, возникших по данному делу и требующих специальных познаний, суд по ходатайству сторон назначил экспертизу определением от 16.10.97, поручив ее проведение профессору Института химии г. Санкт-Петербурга Титову М.И. (т. 8 л. д. 101).

Во исполнение определения от 16.10.97 суду было представлено 23.10.97 экспертное заключение, составленное комиссией под председательством декана химического факультета, доктора химических наук Королькова Д.В., доктора химических наук Титова М.И. и кандидата Ф.И.О. В.Н.

Определением от 01.12.97 истцу арбитражный суд отказал в удовлетворении отвода экспертной комиссии, признав, что составление экспертного заключения с участием специалистов, не привлекаемых судом к ее проведению, не является нарушением законодательства и не дает оснований считать,
что специалисты, вошедшие в состав экспертной комиссии, не обладают необходимыми познаниями или что они находятся в какой-либо зависимости от ответчика. Другим определением от 01.12.97 суд удовлетворил ходатайство истца и назначил проведение повторной экспертизы, поручив ее проведение Институту биохимической физики АН РФ им. Эмануэля (г. Москва, ул. Косыгина, д. 4).

Определением от 11.12.97 суд назначил в качестве экспертов Бочкова А.Ф. - доктора химических наук, профессора Института биохимической физики РАН и Ефременко А.А. - кандидата химических наук, главного патентоведа Института, а определением от 26.02.98 суд сформулировал вопросы, поставленные перед экспертами и указал на необходимость проведения анализа 5 - 10 г. образцов препаратов истца и ответчика.

В заключении от 14.09.98 эксперты указали, что в результате анализа представленных документов они пришли к выводу об отсутствии оснований сомневаться в использовании ответчиком для получения препарата “Энам“ представленного им способа, отличного от способа истца, защищенного патентом N 1287756.

Из описательной части заключения следует, что ответ на вопросы, касающиеся технологии получения исходного продукта для изготовления лекарственного препарата “Энам“, экспертами был дан на основании исследования документации, отражающей сведения о возможности получения вещества способом, незащищенным патентом, но не производился анализ веществ, получаемых способами истца и ответчика. Между тем, по смыслу ст. 10 “Патентного Закона Российской Федерации“ при разрешении вопросов о том, допущено ли нарушение прав патентообладателя, имеют правовое значение доказательства не только теоретической возможности получения продукта новым способом, но и доказательства реального использования нового способа для его получения.

По данному спору истцом в обоснование иска указывалось на наличие сходных химических соединений (примесей) в его веществе и в веществе, используемом ответчиком для изготовления лекарственного препарата
“Энам“, и истцом связывается наличие этого сходства с фактом применения ответчиком запатентованного, а не нового способа получения продукта.

Определением суда о назначении экспертизы предусматривалось проведение соответствующих исследований веществ, но такие исследования не были проведены, при том, что их результаты могли иметь существенное значение для правильного разрешения спора.

Непроведение исследований по определению суда не дает оснований считать решение об отказе в удовлетворении иска обоснованным.

Ссылка в решении суда на то, что истцом было снято ходатайство о проведении дополнительной экспертизы для исполнения экспертами определения в части, обязывающей их произвести анализ продукта истца и ответчика, не может быть принята во внимание судом кассационной инстанции.

Общее правило об обязанности доказывания, предусмотренное ст. 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не применяется при наличии нормы специального закона, предусматривающей иные правила по доказыванию.

В данном случае обязанность по доказыванию получения нового продукта, т.е. без использования запатентованного способа должна определяться с учетом нормы материального права, однако судом это не было сделано.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене, а также и постановление суда апелляционной инстанции, оставившего названные упущения без внимания.

Поскольку устранение допущенных недостатков невозможно на стадии кассационного рассмотрения, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит определить с учетом характера спора и в соответствии с действующим законодательством, какие обстоятельства из числа имеющих правовое значение подлежат доказыванию каждой из сторон, установить возможность доказывания новизны способа получения эналаприла путем экспертного анализа самого препарата и в зависимости от полученных результатов разрешить спор.

Руководствуясь ст. ст. 174 - 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение от
27.10.98 и постановление от 13.01.99 по делу N 26-62 Арбитражного суда г. Москвы отменить и дело возвратить в тот же суд на новое рассмотрение по первой инстанции.