Решения и определения судов

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2006 N 09АП-9972/2006-АК по делу N А40-44575/05-15-359 Заявление об оспаривании решения государственного органа о признании недействительным патента удовлетворено правомерно, поскольку ответчиком нарушены нормы материального права в части требований соответствия изобретения условию охраноспособности, а также нарушена процедура утверждения решения руководителем ответчика.

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2006 г. N 09АП-9972/2006-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 16.08.2006

Постановление в полном объеме изготовлено 29.08.2006

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего П.,

судей К.В.И., Я.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Х.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО “Патентный поверенный“

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2006

по делу N А40-44575/05-15-359 судьи К.Л.А.

по заявлению ООО “Содарм Фарма“

к Палате по патентным спорам, Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,

третье лицо ЗАО “Патентный поверенный“

о признании недействительным решения от 15.06.2006,

при участии в судебном заседании:

представителей заявителя: К.Л.А. (доверенность N 31/10 от 31.10.2003), С.Н.А. (доверенность от 15.09.2005),

представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам и Палаты по патентным спорам в судебное заседание не явились,

представителей ЗАО “Патентный поверенный“: генерального директора А.Г.Н. (протокол от 16.08.1997), К.А.В. (доверенность от 20.02.2006),

установил:

решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2006, принятым по данному делу, признано недействительным решение Палаты по патентным спорам от 12.05.2005 о признании недействительным патента N 2178710.

В обоснование данного решения суд первой инстанции указал на то, что Палатой нарушены нормы материального права в части требований соответствия изобретения условию охраноспособности - “промышленная применимость“, а также нарушена процедура утверждения решения руководителем Роспатента. Кроме того, напечатанная резолютивная часть решения Палаты не соответствует резолютивной части решения, объявленной 24.06.2004, что зафиксировано в протоколе заседания коллегии Палаты от 12.10.2004, в материалах заявки.

Не согласившись с данным решением, ЗАО “Патентный поверенный“ в апелляционной жалобе просит его отменить и принять новый судебный акт - об отказе в удовлетворении заявленных ООО “Содарм Фарма“ требований. При этом податель жалобы ссылается на то, что судом применен нормативный правовой акт, не подлежащий применению, - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденный Председателем Роспатента 20.09.1993; не применены пункты 3.2.4.5, 19.5.1 (2), 19.5.1 (3) Правил, подлежащие применению. Кроме того, Общество ссылается на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, а также на несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела. Податель жалобы указывает на то, что в настоящем случае комиссия специалистов и патентный поверенный К.В.П. определили количество примеров исходя из требований патентного законодательства (Правил), конкретного изобретения (формулы изобретения, описания изобретения) и конкретного условия охраноспособности “промышленная применимость“. При этом комиссия специалистов и патентный поверенный независимо друг от
друга определили не “точное“ количество примеров, как указывает суд, а именно “минимально“ необходимое количество примеров, исходя из конкретной ситуации, требований закона и критерия достаточности. Податель жалобы ссылается также на то, что в материалах дела имеется достаточно документов, позволяющих сомневаться в выводах эксперта С.Е.С., на которых основывался суд первой инстанции, тогда как заключениями специалистов, патентных поверенных К.В.П., К.Н.В. обращением профессора А.А.Е., обладающими специальными познаниями в области химии и патентоведения, выводы С.Е.С. опровергаются. По мнению подателя жалобы, предметом рассматриваемого спора является не биохимия (или иная отрасль науки), а соответствие оспариваемого решения нормам патентного законодательства.

Заявитель доводы жалобы не признал, просил оставить решение суда без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность. При этом заявитель ссылается на то, что оспариваемое решение содержит ссылки на нормы материального права, в соответствии с которыми должна определяться промышленная применимость; судом применены нормы, подлежащие применению, поскольку в реквизитах Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение допущена описка, фактически применены действующие в рассматриваемый период Правила.

Представители Роспатента и Палаты по патентным спорам, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. В соответствии со ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчиков.

Изучив материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, поддержавших в судебном заседании изложенные в жалобе и отзыве на нее доводы и требования, суд апелляционной инстанции полагает необходимым оставить обжалуемый судебный акт без изменения, основываясь на следующем.

Как усматривается из материалов дела, патент Российской Федерации N 2178710 с приоритетом от 08.02.2001 выдан на имя К.Л.А. и К.А.Л.

19.12.2002 заключен договор уступки
N 15743, в соответствии с условиями которого новым патентообладателем является ООО “Содарм Фарма“.

В Палату по патентным спорам ЗАО “Патентный поверенный“ было подано возражение против выдачи патента N 2178710, права на который принадлежат ООО “Содарм Фарма“ на основании означенного договора уступки.

Возражение было рассмотрено Палатой, и в заседании коллегии 12.10.2004 была оглашена резолютивная часть решения о признании патента N 2178710 недействительным частично. Решение Палаты было утверждено 12.05.2005 руководителем Роспатента, и согласно этому решению патент N 2178710 был признан недействительным полностью в связи с несоответствием изобретения по патенту условию патентоспособности “промышленная применимость“.

Признавая данное решение Палаты недействительным, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что данное решение незаконно и нарушает права и законные интересы заявителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона РФ N 3517-1 изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.2.4.5 Правил для изобретения, относящегося к способу, в примерах указывается последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление, и т.д.), используемые при этом устройств вещества и штампы, если это необходимо. При использовании в способе новых веществ раскрывается способ их получения. Для изобретения, относящегося к способу получения группы (ряда) новых химических соединений, описываемых общей структурной формулой, приводится пример получения этим способом соединения
группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами, приводится такое количество примеров, которое достаточно для подтверждения возможности получения соединений с этими разными по химической природе радикалами - примеров, достаточных для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами.

В настоящем случае, как видно из материалов дела, изобретению по патенту N 2178710 предоставлена охрана в объеме формулы изобретения, содержащей 13 независимых пунктов.

Оспариваемое решение Палаты содержит вывод о несоответствии изобретения по патенту N 2178710 условию охраноспособности “промышленная применимость“, основанный на отсутствии в описании изобретения примеров получения веществ на основе химического взаимодействия дисульфидных пептидов с производными пуриновых и пиримидиновых оснований.

В рамках настоящего дела судом была назначена экспертиза, проведенная доктором химических наук, членом-корреспондентом РАН по отделению биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений, генеральным директором Всероссийского Научного Центра Молекулярной диагностики и лечения, заведующим кафедрой биохимии Московской медицинской Академии им. Сеченова профессором С.Е.С.

По результатам экспертизы составлено заключение от 12.01.2006, в котором сделаны выводы о том, что описание изобретения по патенту N 2178710 содержит средства и методы, с помощью которых возможно осуществление любого из пунктов формулы изобретения по патенту. Отсюда следовало, что изобретение по патенту N 2178710 соответствует условию патентоспособности “промышленная применимость“.

Однако в примечании к вопросам, изложенным в определении Арбитражного суда г. Москвы от 28.10.2005, суд указал на необходимость эксперту указывать при ответах на вопросы страницы (абзацы) описания к патенту, на которых изложены общие схемы, структурные формулы и примеры, к каким пунктам формулы они относятся. Определением от 26.02.2006 по делу была назначена дополнительная экспертиза, и эксперту был поставлен следующий вопрос: “представить
сведения о том, на каких страницах (абзацах) описания изобретения отражены общие схемы, структурные формулы и примеры, к каким пунктам формулы они относятся“.

В заключении от 24.03.2006 (том 4 л.д. 1), содержащем ответы на поставленные судом в определении вопросы, сделан вывод о том, что патент, подлежащий оценке, может стать оригинальным направлением в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Основываясь на результатах данной экспертизы, суд первой инстанции правомерно исходил из отсутствия каких-либо оснований, позволяющих сомневаться в выводах С.Е.С.

В соответствии со ст. 55 АПК РФ экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.

В настоящем случае суду были представлены необходимые и достаточные доказательства того, что профессор С.Е.С. обладает специальными познаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам, и оснований для поручения производства экспертизы другому лицу у суда не имелось.

Согласно ст. 82 АПК РФ экспертиза назначается для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. При этом круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом.

В силу п. 2 ст. 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Между тем в рассматриваемом случае - ЗАО “Патентный поверенный“ не было заявлено ходатайство о назначении повторной экспертизы, приведенные в жалобе доводы о том, что представленные третьим лицом заключения специалистов и патентных поверенных на заключение экспертизы опровергают выводы экспертизы,
не принимаются судом апелляционной инстанции как несостоятельные.

Из содержания данных заключений следует, что выводы патентных поверенных сводятся к подсчету количества примеров, которое должно было бы, по их мнению, содержаться в описании изобретения по патенту, без обоснования необходимости такого количества примеров.

Однако, как правомерно указал суд первой инстанции, точное количество примеров не установлено законодателем.

Кроме того, к письменным объяснениям профессора А.А.Е. приложено письмо Института доклинической и клинической экспертизы лекарственных средств, в котором говорится о том, что способы лечения, изложенные в п. п. 78, 79, 82, 86, 87, 88 формулы патента, не проходили клинических испытаний. По мнению подателя жалобы, это письмо документально обосновывает мнение, высказанное профессором А.А.Е.

Данный довод третьего лица не принят судом апелляционной инстанции как несостоятельный, поскольку клинические испытания являются последним перед применением на практике этапом испытаний лекарственных средств, способов лечения. То обстоятельство, что изложенные в патенте способы лечения не прошли этого этапа, не свидетельствует об их промышленной неприменимости. Непрохождение данного этапа свидетельствует о том, что не наработаны опытные партии препаратов, не пройдены разрешительные процедуры Минздрава и т.п.

Нельзя признать правомерным и довод третьего лица относительно того, что экспертизу по делу следовало назначать с учетом необходимости получения мнения специалиста в области патентного права. В рассматриваемом случае в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела возникла необходимость в получении мнения специалиста относительно предмета спора, а именно, содержатся ли в описании изобретения по патенту N 2178710 средства и методы, с помощью которых возможно осуществление (промышленная применимость) изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения, и т.д. То есть требовались ответы, которые могут
быть даны специалистом в области биохимии. Необходимость же в толковании патентного законодательства, и соответственно, в привлечении для этой цели специалиста, отсутствовала, поскольку арбитражный суд в соответствии с нормами АПК РФ рассматривает дело на основании норм действующего законодательства, оценивая представленные доказательства по своему внутреннему убеждению, применяя соответствующие нормативные правовые акты.

Эксперт сделал положительное заключение в части достаточности материалов описания для вывода об осуществимости изобретения, а неясность заключения выражалась в том, что ссылки на конкретные разделы описания к патенту были приведены не везде. Однако этот недостаток был устранен при даче экспертом дополнительного заключения.

Далее, что касается доводов жалобы относительно нарушения судом первой инстанции норм процессуального права. Как указывает третье лицо, суд должен был установить, какому закону не соответствует оспариваемое решение Палаты и в чем состоит это несоответствие.

Однако мотивировочная часть решения суда содержит нормы материального права, в соответствии с которыми должна определяться промышленная применимость, ст. 4 Патентного закона РФ и п. п. 3.2.4.5, 19.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, и которые были нарушены Палатой.

Не может быть положен в основу вывода о необходимости отмены обжалуемого судебного акта и довод подателя жалобы относительно неправильного применения судом норм материального права. Как указывает третье лицо, суд применил акт, не подлежащий применению, а именно, сослался на недействующие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки. Из содержания решения видно, что судом допущена описка - в качестве реквизитов Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение указано, что они утверждены Приказом Роспатента от 17.04.1998 N 82, зарегистрированы в Минюсте РФ 05.11.1993 за номером 386.
Между тем представляется очевидным, что судом допущена описка, поскольку в названии Правил 1993 года отсутствовало слово “рассмотрения“, так как данный нормативный акт не регулировал процедуру рассмотрения заявки, ограничиваясь вопросами составления и подачи заявки. Кроме того, в Правилах 1993 года было 16 пунктов, тогда как суд ссылается на 19 пункт Правил. Следует также отметить, что в решении суда цитируются нормы Правил, примененные при вынесении решения. Из содержания судебного акта следует, что суд принимал решение, исходя из п. п. 3.2.4.5, 19.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Приказом Роспатента от 17.04.1998 N 82, зарегистрированных в Минюсте РФ 22.09.1998 N 1612.

Из изложенного следует, что судом применены нормы, подлежащие применению.

Ссылка подателя жалобы на то, что судом неправомерно не применен пункт 3.2.4.5 Правил, несостоятельна, поскольку названная норма не содержит указания конкретного количества примеров, в ней указано, что количество примеров должно быть достаточным. Следует принять во внимание, что достаточность является оценочной категорией. При проведении экспертизы заявки на изобретение экспертом ФИПС было признано, что материалы описания достаточны для подтверждения осуществимости изобретения, и не были запрошены примеры в дополнение к тем, которые имелись в материалах заявки. То же мнение высказал и эксперт, проводивший экспертизу, назначенную в рамках рассматриваемого дела.

Следует также отметить, что Палатой нарушена установленная процедура рассмотрения возражений против патента N 2178710.

Палата при рассмотрении возражений руководствуется Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (утверждены Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированы Минюстом РФ 08.05.2003 N 4520, с изменениями, внесенными Приказом Роспатента от 11.12.2003 N 164, зарегистрированными
Минюстом РФ 18.12.2003 N 5339).

Согласно п. 4.7 Правил резолютивная часть принятого решения (которая согласно тому же пункту заносится в протокол, который ведется во время заседания коллегии) оглашается в заседании коллегии, затем оформляется решение, и в течение двух месяцев с даты заседания коллегии (п. 6.1) направляется патентообладателю. При этом решение подлежит утверждению руководителем Роспатента (п. 6.3).

В настоящем случае в нарушение указанной процедуры занесенная в протокол резолютивная часть решения коллегии, содержащая указание на признание патента недействительным частично, и необходимость выдать новый патент РФ с уточненной формулой (приводится), не соответствует резолютивной части в оформленном решении, в которой указывается на то, что возражение удовлетворено, патент признан недействительным полностью.

Таким образом, в соответствии с резолютивной частью решения, содержащейся в протоколе, правообладатель сохраняет свои имущественные права на изобретение, хотя и в ином объеме. Кроме того, принимать решение о полной или частичной недействительности патента Патентный закон предоставил Палате по патентным спорам. Правилами установлено, что такое решение принимается коллегией Палаты. С учетом разночтения протокола и решения, очевидно, что решение о признании патента N 2178710 недействительным полностью принял орган, в чью компетенцию не входит принятие такого решения.

Принимая во внимание все изложенные обстоятельства, в их совокупности и взаимной связи, вывод суда первой инстанции относительно необходимости признания недействительным оспариваемого решения Палаты представляется законным и обоснованным.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции вынес законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2006 по делу N А40-44575/05-15-359 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.