Решения и определения судов

Постановление ФАС Московского округа от 23.05.2007, 29.05.2007 N КГ-А40/4467-07 по делу N А40-32197/06-110-259 Использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, до выдачи решения о регистрации заявленного обозначения, но после возникновения приоритета товарного знака является нарушением исключительных прав на товарный знак.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кассационной инстанции по проверке законности и

обоснованности решений (определений, постановлений)

арбитражных судов, вступивших в законную силу

23 мая 2007 г. Дело N КГ-А40/4467-0729 мая 2007 г. “

(извлечение)

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2007 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 мая 2007 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Тихоновой В.К., судей Брагиной Е.А., Зверевой Е.А., при участии в заседании от истца: не явился; от ответчика: Н., дов. N 1701/01 от 17.01.07, Д., дов. N 1701/09 от 17.01.07, рассмотрев 23 мая 2007 года в судебном заседании кассационную жалобу ЗАО “Чайная компания N 1“ - ответчика на постановление от 9 февраля
2007 года N 09АП-17310/2006-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Поповым В.В., Афанасьевой Т.К., Разумовым И.В., по иску Компании “Рэнд АБэйли энд Ко“ о прекращении нарушения права на товарный знак к ЗАО “Чайная компания N 1“,

УСТАНОВИЛ:

Компания “Рэнд АБэйли энд Ко“ обратилась в арбитражный суд с иском к Закрытому акционерному обществу “Чайная компания N 1“ о прекращении нарушения прав на товарные знаки “BAILEYS“ с номером регистрации: 833575 и 838271 и взыскании компенсации в размере 5000000 руб. за нарушение прав на товарные знаки.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25.10.2006 по делу N А40-32197/06-110-259 в удовлетворении исковых требований отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 9.02.2007 за N 09АП-17310/2006-ГК отменил судебное решение, обязал ЗАО “Чайная компания N 1“ прекратить нарушение товарного знака “BAILEYS“ по свидетельствам N 833575 и 838271, взыскал с истца в пользу ответчика компенсацию в размере 100000 руб.

ЗАО “Чайная компания N 1“ в кассационной жалобе ставит вопрос об отмене постановления апелляционного суда в части взыскания компенсации 100000 руб., ссылается на отсутствие у истца исключительного права на товарный знак.

Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

При судебном разбирательстве по кассационной жалобе представитель ее заявителя поддержал требования, изложенные в жалобе.

Представитель иностранной компании в суд кассационной инстанции не явился.

Проверив законность обжалуемого судебного акта исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, рассмотрев дело в пределах полномочий, предусмотренных в ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия не находит жалобу подлежащей удовлетворению.

При разрешении спора арбитражными судами обеих инстанций установлено, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак “BAILEYS“ по международной регистрации товарных знаков N 833575, N 838271,
в том числе по 30 классу: чай, и охраняемые на территории Российской Федерации согласно регистрациям N 107655 с приоритетом от 14.11.1991, N 156219 с приоритетом от 18.08.1996, N 232865 с приоритетом от 29.06.2001, N 281787 с приоритетом от 23.12.2003; в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки, вина, ликеры, спиртные напитки N 232864 с приоритетом от 29.06.2001 N 234434 с приоритетом от 29.06.2001 в отношении товаров 30 класса МКТУ: торты, сырные пироги и торты, кондитерские изделия, шоколадные, трюфели, мороженое, мучные изделия, кондитерские, соусы (приправы).

В обоснование требований компания указала на то, что ею в магазине ООО “Ашан“, расположенном по адресу: г. Москва, Осташковское шоссе, д. 1, приобретен чай “Бейлис Крем“, что подтверждается кассовым чеком от 08.02.2005 и сертификатом соответствия Росстандарта России, а также упаковкой чая “Бейлис Крем“.

В отзыве на иск ответчик сообщает, что помещая на упаковку элитного чая изображение бутылки ликера “BAILEYS“, не нарушали права истца на товарный знак N 838271, поскольку предлагали к продаже не ликер, а чай.

К тому же ЗАО “Чайная компания N 1“ не согласна с предоставлением правовой охраны истцу названным товарным знаком, поскольку ответчику было отказано Роспатентом в регистрации товарного знака в 2002 году по заявлению, поданному в июне 2000 года, на регистрацию товарных знаков со словесным обозначением “Бейлис Крем“ по абсолютным основаниям, т.е. таким при которых правовая охрана товарного знака со словесным обозначением “Бейлис“ не могла быть предоставлена какому-либо лицу.

Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд первой инстанции исходил из того, что зарегистрированный истцом товарный знак имеет графическое изображение, выраженное в латинице. Ответчик использует на коробках с
чаем наименование “Бейлис“ в сочетании со словом “крем“ в кириллической графике.

В кириллице данный товарный знак не зарегистрирован. Товарный знак, зарегистрированный истцом, не содержит дополнительных элементов такого как слово “крем“. К тому же графическое изображение товарного знака истца отличается от такого изображения ответчика.

Ответчик после получения претензии истца о прекращении использования его товарного знака удалил с упаковки чая изображение бутылки, на этикетке которой обозначено название “BAILEYS“.

Таким образом, требование истца, считает арбитражный суд, не основано на ст. 4 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“, поскольку ответчик не вводил в гражданский оборот товарный знак истца или сходный с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Апелляционный суд, также исходя как и арбитражный суд первой инстанции из п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 5.03.2003 N 32, согласно которому сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим), пришел к следующему выводу.

Ответчик использовал на упаковке чая наименование “Бейлис“, сходное до степени смешения с товарными знаками истца по звуковым и смысловым признакам, при этом не может иметь значения то обстоятельство, что графическое обозначение “Бейлис“ размещено на упаковке чая в кириллице, поскольку и по фонетическому, и по смысловому значению оно сходно до степени смешения с товарным знаком истца. Изображение на пачке чая бутылки ликера “BAILEYS“ также является нарушением прав истца на товарный знак по международной регистрации.

Арбитражный суд апелляционной инстанции сослался, в частности, на п. 7 ст. 9 Закона Российской
Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“, в которой указано, что приоритет товарного знака может устанавливаться по дате международной регистрации товарного знака в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно ст. 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (Мадрид, 14.04.1891) в редакции от 28.09.1979 любой знак, который был предметом международной регистрации, пользуется правом приоритета.

В соответствии с уведомлением ВОИС от 28.10.2004 N 833575 приоритет в соответствии с Парижской конвенцией 30.06.2004 с уведомлением ВОИС N 838271 от 30.12.2004 приоритет 30.06.2004.

В связи с чем апелляционный арбитражный суд обоснованно признал, что имеет место нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак и применил ответственность, предусмотренную в ст. 46 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и мест происхождения товаров“.

С учетом изложенного постановление отмене не подлежит, кассационная жалоба отклоняется.

Руководствуясь ст. ст. 284, 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2007, 09.02.2007 по делу N А40-32197/06-110-259 имеет N 09АП-17310/2006-ГК, а не N 09АП-17310/2006-АК.

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2007 года за N 09АП-17310/2006-АК по делу Арбитражного суда г. Москвы А40-32197/06-110-259 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.