Решения и определения судов

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.04.2008 по делу N А40-4753/08-93-36 Заявление о признании незаконным решения Палаты по патентным спорам удовлетворено, так как анализ фонетического, семантического сходства словесных обозначений в противопоставляемых товарных знаках, а также графического сходства свидетельствует о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Г. МОСКВЫ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

от 9 апреля 2008 г. по делу N А40-4753/08-93-36

Резолютивная часть решения объявлена 02.04.2008 г.

Полный текст решения изготовлен 09.04.2008 г.

Арбитражный суд в составе:

судьи О.

при ведении протокола судебного заседания судьей

с участием

от заявителя: Х., Б., Г. по дов. от 10.01.2007 г.

от ответчика: К. по дов. от 14.02.2008 г. N 63-38/55 от ППС, по дов. от 28.11.2007 г. N 10/25-632/41 от Роспатента

от 3-го лица: М. по дов. от 18.03.2008 г., С. ген. директор, выписка из протокола N 10 от 01.12.2006 г.

по заявлению: ЗАО “Д Дистрибьюшен“

к ответчику: Палате по патентным спорам, Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

3-е лицо:
ЗАО “Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве“

установил:

ЗАО “Д Дистрибьюшен“ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным решения Палаты по патентным спорам от 02.11.2007 г. об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесными элементами “Борисъ Смирновъ“ по свидетельству N 213026.

ЗАО “Д Дистрибьюшен“ считает выводы Палаты по патентным спорам не основанными на положениях Закона, Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам и сложившейся судебной практике.

Ответчик и 3-е лицо возражают против доводов заявителя, считают, что анализ товарных знаков на сходство до степени смешения, проведенный Палатой в соответствии с критериями, установленными п. п. 14.4.2, 14.4.3 Правил, показал правомерность выводов в решении об отсутствии фонетического и семантического сходства, и как следствие, о соответствии оспариваемой регистрации N 213026 требованиям п. 1 ст. 7 Закона.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, судом установлено, что регистрация товарного знака “БОРИСЪ СМИРНОВЪ“ с приоритетом от 21 декабря 2001 года была произведена 23 мая 2002 года за N 213026 на имя ЗАО “Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве“ в отношении товаров 03, 18, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 39 и 42 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в свидетельстве.

В Палату по патентным спорам поступило возражение ООО “Торговый домъ по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества“ от 21 ноября 2005 года против предоставления правовой охраны товарному
знаку по свидетельству N 213026 в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 42 (части) классов МКТУ, мотивированное тем, что товарный знак N 213026 сходен до степени смешения с принадлежащим ООО “Торговый домъ по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества“, товарным знаком по свидетельству N 163000, приоритет от 10 октября 1997 года, зарегистрированным, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ однородных товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Возражение было рассмотрено Палатой по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 года N 56 и зарегистрированными в Минюсте РФ 8 мая 2003 год, регистрационный N 4520. По результатам рассмотрения возражения от 21 ноября 2005 года Палата по патентным спорам, руководствуясь пунктом 1 статьи 7 Закона, отказала в удовлетворении возражения и оставила в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N 213026.

Как следует из материалов дела оспариваемый словесный товарный знак по свидетельству N 213026 является комбинированным и представляет собой словосочетание “БОРИСЪ СМИРНОВЪ“, выполненное в две строки заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом белого цвета, где слова “БОРИСЪ“ и “СМИРНОВЪ“ написаны в устаревшей манере с добавлением буквы “Ъ“ в конце каждого слова, расположенное на фоне изображения вытянутого по горизонтали щита черного цвета с короной наверху.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 163000 представляет собой словесный элемент “СМИРНОВЪ“, выполненный по дуге буквами русского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета на фоне изогнутого овала красного цвета. Слово “СМИРНОВЪ“
выполнено с добавление буквы “Ъ“ в конце слова и с буквой “С“ в начале, которая выполнена более крупным шрифтом, чем остальные буквы обозначения, повторяет очертания дуги и внутри нее размещена буква “м“.

Палата по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент “СМИРНОВЪ“, однако это обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом, поскольку оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент “БОРИСЪ“, который придает ему иное, отличное от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую окраску.

По мнению Палаты по патентным спорам в отличие от противопоставленного товарного знака “СМИРНОВЪ“, который не ассоциируется с конкретным лицом, оспариваемый товарный знак “БОРИСЪ СМИРНОВ“ вызывает ассоциации с конкретно реально существующим человеком, а именно Борисом Смирновым, который является одним из потомков знаменитого производителя спиртных напитков царской Ф.И.О. Смирнова.

Таким образом, Палата по патентным спорам посчитала, что товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление, в связи с чем, оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому комбинированному товарному знаку по свидетельству N 213026 предоставлена с нарушением требований, регламентированных п. 1 ст. 7 Закона “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ не имеется.

Суд считает выводы Палаты по патентным спорам не основанными на положениях закона, Правилах и Методических рекомендациях.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской
Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В пункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным Министерством юстиции России 25.03.2003 за N 4322 указано, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил. Признаки сходства могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Однако, основным критерием для определения сходства, является наличие ассоциации между обозначениями.

Согласно п. 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения, каковым является товарный знак по свидетельству N 213026 (со словесным элементом “Борисъ Смирновъ“), сравниваются как с комбинированными обозначениями, так и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. Согласно п. 6.3 “Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство“, утвержденных приказом Роспатента от 27 марта 1997 года N 26, определяющих общие методологические подходы экспертизы и отражающих ее многолетнюю практику, если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение следует признать сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

В данном случае, имеется полное вхождение словесного элемента противопоставленного товарного знака “СМИРНОВЪ“ в оспариваемый товарный знак, которое прямо относится пунктом 14.4.2.2(1) Правил к признакам фонетического
сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данных товарных знаков сходными до степени смешения в целом.

Что касается семантического сходства товарного знака “БОРИСЪ СМИРНОВЪ“ по свидетельству N 213026 и товарного знака “СМИРНОВЪ“ по свидетельству N 163000, то следует исходить из положений пункта 14.4.2.2(3) Правил, согласно которым признаком семантического (смыслового) сходства является совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Словесный элемент противопоставляемого товарного знака “СМИРНОВЪ“ по свидетельству N 163000 полностью включен в оспариваемый товарный знак и занимает в нем доминирующее положение. Семантическое доминирующее положение элемента “СМИРНОВЪ“ в оспариваемом товарном знаке обусловлено тем, что он является фамилией физического лица, имеющей более важное значение для его индивидуализации по сравнению с именем. Кроме того, наличие буквы “Ъ“ на конце фамилии в обоих товарных знаках делает сходство еще более явным, т.к. представляет отсылку к историческим корням. Ссылка 3-го лица об использовании имени и фамилии Бориса Смирнова неосновательно в связи с использованием в написании буквы “Ъ“.

Следует признать, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

В данном случае, для потребителя товар с использованием имени и фамилии Смирнов (с “Ъ“ на конце) в случае его использования для однородных товаров является разновидностью товара с обозначением “СМИРНОВЪ“.

Вывод Палаты по патентным спорам об
отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков в связи с имеющимися у потребителя ассоциациями с конкретным лицом - Борисом Смирновым не основано на доказательствах. Сама по себе активная предпринимательская и общественно-политическая деятельность, если таковая и ведется Борисом Смирновым, на чем основывает свое утверждение ответчик в решении ссылаясь на публикации в СМИ, не свидетельствует о том, что потребитель на рынке не будет воспринимать однородные товары (например, водку), маркируемые товарным знаком “БОРИСЪ СМИРНОВЪ“, как разновидность товара с обозначением “СМИРНОВЪ“.

Потребителю товара “СМИРНОВЪ“ в гораздо большей степени известен товар с обозначением “СМИРНОВЪ“ без связи с каким-либо определенным лицом по фамилии Смирнов, чем конкретное лицо, будь то Борис Смирнов или иное лицо с фамилией Смирнов.

Кроме того, нельзя не учитывать того обстоятельства, что на момент рассмотрения спора товарный знак “СМИРНОВЪ“ по свидетельству N 163000 признан общеизвестным в Российской Федерации с 31.12.1995 г. на имя ООО “Торговый Дом по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова“ в отношении товаров 33 класса МКТУ. В связи с этим, довод ответчика и 3-го лица о том, что словесный элемент “СМИРНОВЪ“, представляющий собой русскую фамилию, не обладает различительной способностью и не может являться сильным элементом оспариваемого товарного знака “БОРИСЪ СМИРНОВЪ“ нельзя признать основательным.

Суд считает, что возражения лица, обратившегося с возражениями против регистрации товарного знака “БОРИСЪ СМИРНОВЪ“ правомерны и в части указания перечня товаров и услуг, так как Ф.И.О. а часть обладает признаками, позволяющими отнести их к однородным товарам и услугам.

Суд считает, что имеется совокупность оснований, предусмотренных ст. 198 АПК РФ, для признания решения органа незаконным по иску ЗАО
“Д Дистрибьюшен“, имеющего после заключения с ООО “Торговый Дом по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова“ договора уступки товарных знаков от 13 марта 2006 г. как материальный, так и процессуальный интерес по оспариванию решения Палаты по патентным спорам.

При признании решения органа незаконным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения путем внесение изменений в сведения, содержащиеся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и свидетельстве N 213026 об объеме правовой охраны товарного знака по свидетельству N 213026, исключив из объема охраны товары и услуги по 29, 30, 32, 33, 35 полностью и частично в отношении обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания по 42 классу МКТУ, поскольку именно орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии со ст. 14 Закона о товарных знаках, п. 17 Правил (1505, 1513 ГК РФ) осуществляет регистрацию товарного знака, путем внесения в реестр сведений о правообладателе, перечня товаров, для которых зарегистрирован знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 65, 67, 68, 71, 198 - 201, 176 АПК РФ

решил:

признать незаконным решение Палаты по патентным спорам от 2 ноября 2007 г. об отказе в удовлетворении возражения от 21.11.2005 г. и оставлении в силе правовой охраны товарного знака “БОРИСЪ СМИРНОВЪ“ по свидетельству N 213026;

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам устранить нарушение прав и законных интересов ЗАО “Д Дистрибьюшен“, путем внесение изменений в сведения, содержащиеся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и свидетельстве
N 213026 об объеме правовой охраны товарного знака по свидетельству N 213026, исключив из объема охраны товары и услуги по 29, 30, 32, 33, 35 полностью и частично в отношении обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания по 42 классу МКТУ.

Взыскать с Палаты по патентным спорам в пользу ЗАО “Д Дистрибьюшен“ 2000 руб. госпошлины по иску.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в пользу ЗАО “Д Дистрибьюшен“ 2000 руб. расходы по госпошлине по иску.

Решение может быть обжаловано в сроки и в порядке ст. ст. 259, 260, 275, 276 АПК РФ.