Решения и определения судов

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.04.2008 по делу N А40-26853/07-51-130 Требования об обязании прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак удовлетворены, поскольку факт нарушения ответчиком норм Закона “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ доказан материалами дела.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Г. МОСКВЫ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

от 3 апреля 2008 г. по делу N А40-26853/07-51-130

Резолютивная часть решения оглашена 01.04.2008 г.

Решение в полном объеме изготовлено 03.04.2008 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Председательствующего судьи В.,

Членов суда: единолично

При ведении протокола судебного заседания судьей В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

ООО “Научно-производственная Компания “ФАРМАСОФТ“

к ООО “КОЛЕТЕКС“

об обязании прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак

В заседании приняли участие:

от истца: К. по довер. от 01.02.2007 г.

от ответчика: М. (дов. от 24.07.2007 г.), С. (дов. от 27.07.2007 г.)

установил:

иск заявлен об обязании ООО “КОЛЕТЕКС“ прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак “МЕКСИДОЛ“, в том числе прекратить производство, предложение к продаже,
продажу или иное владение в гражданский оборот товаров, на которых незаконно используется товарный знак, а также удалить с контрафактных товаров этикеток, упаковок незаконно используемый товарный знак либо уничтожить за счет ООО “КОЛЕТЕКС“ контрафактные товары, этикетки, упаковки в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака “МЕКСИДОЛ“.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 22 августа 2007 г. был удовлетворен иск ООО “Научно-производственная Компания “ФАРМАСОФТ“ к ООО “Колетекс“ об обязании прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак “МЕКСИДОЛ“, прекратить производство, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот товаров, на которых незаконно используется товарный знак, и уничтожить за счет ответчика контрафактные товары, этикетки, упаковки.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2007 г. по делу N 09АП-14463/2007-ГК в удовлетворении иска ООО “Научно-производственной Компании “ФАРМАСОФТ“ было отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 января 2008 г. вышеуказанные судебные акты были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Истец в заседание явился, иск поддержал в соответствии с основаниями, изложенными в исковом заявлении и пояснениях к иску в соответствии с указаниями ФАС МО. Пояснил, что применению подлежат и нормы ч. 4 ГК РФ, т.к. нарушение прав истца продолжается по настоящее время.

Ответчик иск не признал, против иска возражал, мотивы изложены в отзыве. В ответ на вопрос суда ответчик пояснил, что использование наименования “Мексидол“ на упаковке товара осуществлялось на основании регистрационного удостоверения Минздрава, в соответствии с Законом “О защите прав потребителей“, для того, чтобы доводить до потребителя информацию о том, какой препарат использован при производстве салфеток, т.е. для индивидуализации товара.

Изучив материалы дела, выслушав
представителей сторон, суд пришел к выводу о том, что исковые требования обоснованны и подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

ООО “Научно-производственной Компании “ФАРМАСОФТ“ принадлежат исключительные права (изготавливать, применять, ввозить, перемещать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в хозяйственный оборот или хранить с этой целью, запрещать использование другим лицам) на товарный знак “МЕКСИДОЛ“ (свидетельство о регистрации РОСПАТЕНТА N 306920 - т. 1 л.д. 7 - 8), зарегистрированного для товаров 03 и 05 классов МКТУ, на территории Российской Федерации. Дата приоритета товарного знака - 17.06.2005 г., дата регистрации - 19.05.2006 г., срок действия регистрации - до 17.06.2015 года.

Ответчик производит, предлагает к продаже и продает материалы перевязочные медицинские с наименованием “Салфетки атравматические “КОЛЕТЕКС-МЕКС“, относящиеся к товарам 05 класса МКТУ. На упаковке товара имеется указание, что салфетки содержат препарат мексидол. Данное обозначение тождественно товарному знаку истца по Свидетельству N 306920. Кроме того, в названии товара имеется обозначение “МЕКС“, выполненное прописными буквами и являющееся сокращением от слова “мексидол“.

Таким образом, ответчиком для индивидуализации производимого, предлагаемого к продаже и продаваемого товара - перевязочных материалов, относящихся к 05 классу МКТУ, используется обозначение, тождественное товарному знаку истца по свидетельству N 306920.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ “О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации“ по правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса,
продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.

Как было установлено судом, использование ответчиком на упаковке товара - материалов перевязочные медицинских с наименованием “Салфетки атравматические “КОЛЕТЕКС-МЕКС“ - обозначения, тождественного товарному знаку истца по свидетельству N 306920, имело место на момент обращения истца с иском в арбитражный суд в 2007 году и продолжается в настоящее время. Таким образом, спорные правоотношения имеют длящийся характер, и правом, подлежащим применению, являются нормы Закона о товарных знаках и ч. 4 ГК РФ.

Товарный знак “МЕКСИДОЛ“ представляет собой фантазийное словесное обозначение химического соединения - этилметилгидроксипиридина сукцината и имеет международное непатентованное название “этилметилгидроксипиридин сукцинат“.

Поскольку данный товарный знак является словесным, а не изобразительным либо объемным, для выяснения факта использования данного товарного знака необходимо выявить, что на товаре размещено именно это слово. При этом не имеет значение шрифт его написания, размер и т.д.

Объем правовой охраны товарного знака определяется самим характером этого охраняемого обозначения, сходными с ним до степени смешения обозначениями, товарами, для которых произведена государственная регистрация товарного знака, и однородными им товарами.

Согласно ст. 3 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ (в ред. Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ) (далее - Закона о товарных знаках), действовавшего на момент подачи искового заявления, на зарегистрированный товарный знак выдается единственный документ - свидетельство на товарный знак. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Аналогичное положение
содержится в ст. 1481 ГК РФ. При этом для правовой охраны товарного знака не имеет значения, используется ли он правообладателем или нет. Основания для прекращения правовой охраны товарного знака предусмотрены ст. 1514 ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его госрегистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Ни на момент вынесения решения арбитражным судом 20.08.2007 г., ни в настоящее время правовая охрана товарного знака “МЕКСИДОЛ“ по свидетельству N 306920 не прекращена.

Согласно ст. 4 Закона о товарных знаках, нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

- на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации,
связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях к продаже товаров;

- в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом 1 указанной статьи Закона о товарных знаках установлено, что правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Аналогичные положения содержатся в ст. ст. 1229, 1484 ГК РФ. Таким образом, ООО “Колетекс“, осуществляя производство, предложение к продаже и продажу товаров, а также рекламу в сети Интернет товаров, маркированных охраняемым в Российской Федерации товарным знаком “МЕКСИДОЛ“ (Международное непатентованное название - этилметилгидроксипиридин сукцинат), без разрешения правообладателя, незаконно использует данный товарный знак.

ООО “Колетекс“, в случае необходимости использования в своих изделиях препарата “МЕКСИДОЛ“, имеет возможность указывать на упаковке своей продукции и в рекламе в сети Интернет, химическую формулу препарата, либо Международное непатентованное название, не нарушая при этом прав правообладателя товарного знака “МЕКСИДОЛ“, а также положений законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей и Закона “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“, однако не использует данную возможность и продолжает незаконно использовать охраняемый в РФ товарный знак “МЕКСИДОЛ“.

Факт производства и реализации товаров с наименованием “Салфетки атравматические “КОЛЕТЕКС-МЕКС“, на упаковке которых имеется обозначение “Препарат: мексидол“ подтверждается материалами дела (т. 1 л.д. 11 - 24), а также не отрицается ответчиком.

Довод ответчика о том, что препарат “мексидол“ используется им при выпуске продукции на основании рекомендаций Минздрава РФ, регистрационных удостоверений и, следовательно, не является нарушением закона и исключительных прав истца, судом не принимается, поскольку такое использование в
любом случае должно происходить с соблюдением норм закона, в частности, ст. 1484, 1489 ГК РФ (ранее - ст. 4, 26 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“). При наличии возражений в отношении регистрации товарного знака ответчик вправе оспорить такую регистрацию в порядке, установленном законом - ст. 1512, 1513 ГК РФ.

Ответчик, начав выпускать продукцию, по его словам, с 1999 г., сделал это в период, когда уже существовала государственная регистрация словесного товарного знака “МЕКСИДОЛ“ в написании латиницей и кириллицей (свидетельство Роспатента на товарный знак N 186789 - т. 3 л.д. 44 - 48). Правообладателем товарного знака по свидетельству N 186789 являлся НИИ фармакологии РАМН. Приоритет указанного товарного знака исчисляется с 25.05.1997 г., зарегистрирован товарный знак для товаров 05 классов МКТУ - лекарственные препараты для лечения острых нарушений мозгового кровообращения и атеросклеротических нарушений функций мозга, являющихся однородными по отношению к выпускаемым ответчикам перевязочным материалам, поскольку направлены на достижение однородного фармакологического эффекта - воздействия ингибитора свободно радикальных процессов (антиоксиданта), оказания антигипоксического воздействия и реализации широкого спектра биологической активности. В дальнейшем, согласно справке Роспатента от 14.06.2007 г. N 42/10-12282, 27739, 27740, правообладателем указанного товарного знака по свидетельству N 186789 стало ООО “Научно-производственная Компания “ФАРМАСОФТ“ (истец) на основании договора уступки N 29822 от 14.02.2003 г.

Разрешения на использование товарного знака по свидетельству N 186789 ответчик не получал, что свидетельствует о неправомерности использования словесного обозначения “МЕКСИДОЛ“ ответчиком с 1999 г.

Ответчик в обоснование своей позиции приводит Постановление Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. N 13421/05, в котором указывалось, что если использование обозначения
субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак.

Однако смысл данного вывода суда заключается в том, что признается правомерным использование обозначения, впоследствии зарегистрированного в качестве товарного знака, лишь в период до такой государственной регистрации, впоследствии же такое использование является неправомерным.

Кроме того, следует отметить, что институт преждепользования для правовой охраны товарного знака отсутствует.

Касательно института исчерпания прав на товарный знак следует отметить, что в соответствии со ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия. Аналогичная норма содержалась в ст. 23 Закона о товарных знаках.

Т.е. если товары с размещенным товарным знаком введены в оборот с согласия правообладателя, правообладатель не вправе запретить дальнейшее использование товарного знака на этих товарах (исчерпание прав правообладателя).

Ответчик не занимается реализацией товаров, произведенных истцом, либо уполномоченными им лицами, соответствующий препарат он вводит в состав перевязочных материалов, являющихся новыми товарами, согласия на использование на которых товарного знака правообладатель не давал. Также ответчик пояснил, что приобретает препарат “мексидол“ в аптечной сети, доказательств, свидетельствующих о приобретении им препарата “мексидол“ у лиц, имеющих право продавать товар со спорным обозначением, не представлено и не указано причин, препятствовавших ему представить данные доказательства в суд первой инстанции. Соответствующих пояснений с учетом указаний ФАС МО ответчик также не дал.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Аналогичная норма содержалась в ст. ст. 4 и 46 Закона о товарных знаках.

Таким образом, суд полагает правомерным требование истца об обязании ООО “КОЛЕТЕКС“ прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак “МЕКСИДОЛ“ (свидетельство Роспатента N 306920) (незаконное использование данного товарного знака), в том числе прекратить производство, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот товаров, на которых незаконно используется товарный знак “МЕКСИДОЛ“ (свидетельство Роспатента N 306920); и уничтожить за счет ООО “КОЛЕТЕКС“ контрафактные товары, этикетки, упаковки с используемым товарным знаком “МЕКСИДОЛ“ (свидетельство Роспатента N 306920).

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины по делу относятся на ответчика.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 8 - 12, 1229, 1481, 1484, 1486, 1487, 1515 ГК РФ, ст. 5 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ “О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации“, ст. 4, 23, 46 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“, ст. ст. 4, 65, 71, 75, 110, 153, 167 - 171, 176, 180, 181 АПК РФ

решил:

обязать
ООО “КОЛЕТЕКС“ прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак “МЕКСИДОЛ“ (свидетельство Роспатента N 306920) (незаконное использование данного товарного знака), в том числе прекратить производство, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот товаров, на которых незаконно используется товарный знак “МЕКСИДОЛ“ (свидетельство Роспатента N 306920); и уничтожить за счет ООО “КОЛЕТЕКС“ контрафактные товары, этикетки, упаковки с используемым товарным знаком “МЕКСИДОЛ“ (свидетельство Роспатента N 306920).

Взыскать с ООО “КОЛЕТЕКС“ в пользу ООО “Научно-производственная Компания “ФАРМАСОФТ“ 2000 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.