Решения и определения судов

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2008 по делу N А56-45085/2007 В силу положений статьи 12 Патентного закона РФ юридическое лицо, которое до даты приоритета полезной модели добросовестно сделало необходимые приготовления для использования на территории Российской Федерации тождественного решения полезной модели, созданного независимо от ее автора, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование такого тождественного решения без расширения объема использования.

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2008 г. по делу N А56-45085/2007

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июня 2008 года

Постановление изготовлено в полном объеме 20 июня 2008 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Аносовой Н.В.

судей Кашиной Т.А., Поповой Н.М.

при ведении протокола судебного заседания: Лобовым Р.О.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-4645/2008) индивидуального предпринимателя Тонкошкуренко И.П. на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.03.2008 по делу N А56-45085/2007 (судья Филиппов А.Е.), принятое

по иску индивидуального предпринимателя Ф.И.О. br>
к ЗАО “Ландрин“

о запрете производства и изъятии контрафактной продукции

при участии:

от истца: Коба П.Г. по доверенности от 14.08.07;

от ответчика: Давыдовой Е.А. по доверенности
от 09.06.08; Головановой А.М. по доверенности от 09.01.08; Мудрицкой Ю.М. по доверенности от 01.12.07; Иванова Н.В. по доверенности от 01.12.07

установил:

индивидуальный предприниматель Тонкошкуренко Игорь Прохорович обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу “Ландрин“ (далее по тексту - ЗАО “Ландрин“, ответчик) с иском о запрете производства конфет “Landrin WAFERATTO CLASSIC“ и обязании изъять контрафактную продукцию из торговой сети и уничтожить, а также о привлечении ответчика к ответственности за нарушение законодательства в области патентных прав.

До принятия решения истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил суд также взыскать с ответчика сумму командировочных расходов представителя по делу в размере 56 197 руб. 50 коп. Судом удовлетворено ходатайство об увеличении исковых требований.

Решением от 28.03.08 в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе истец просит отменить решение суда, удовлетворить исковые требования, ссылаясь на несоответствие выводов, содержащихся в решении, материалам дела, на неправильное применение норм материального и процессуального права.

Податель жалобы полагает, что ответчиком не доказано, что используемое тождественное решение создано независимо от истца, как это требуется в соответствии со статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ).

По мнению истца, судом не был установлен объем использования тождественного решения, установление которого является обязательным при определении наличия у ответчика права преждепользования. Кроме того, не была дана оценка тому обстоятельству, что право на тождественное решение согласно контракту от 14.05.05 переходит к ответчику только с момента полной оплаты товара, истец считает, что предмет контракта был определен только 09.03.2006, что гораздо позже даты приоритета патента N 50081, принадлежащего истцу.

Истец также
считает, что использование тождественного решения могло быть начато ответчиком не ранее обязательной сертификации конфет выпускаемых под маркой “Landrin WAFERATTO CLASSIC“.

Истец указывает на то, что представленный в материалы дела паспорт сделки не имеет печати банка, что датой завершения исполнения обязательств по контракту определено 15.11.2006, а очередной платеж был осуществлен 28.11.2006.

В судебном заседании представитель истца поддержал изложенные в апелляционной жалобе доводы. Представители ответчика возразили против удовлетворения жалобы по мотивам, указанным в отзыве на апелляционную жалобу.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, предприниматель Тонкошкуренко И.П. является обладателем патента N 50081 на полезную модель “Вафельная оболочка кондитерских изделий“ с датой приоритета 06.09.2005 сроком действия 5 лет. В соответствии с патентом формула полезной модели представляет собой вафельную оболочку для кондитерских изделий, состоящую из двух полуоболочек с внутренней плоскостью, причем каждая из полуоболочек имеет по существу круглый край и края полуоболочек совмещены друг с другом, при этом одна из полуоболочек имеет по существу полусферическую форму, а другая полуоболочка имеет по существу плоское дно с плавным изгибом, продолжающееся в расширяющиеся стенки, образующие круглый край, совмещенный с круглым краем полуоболочки, причем обе полуоболочки образованы из одного вафельного листа (т. 1, л.д. 24).

Ссылаясь на то, что ответчик осуществляет производство и реализацию вафельных конфет с кокосовой начинкой и миндальным орехом, вафельная оболочка которых содержит все признаки формулы зарегистрированной им полезной модели “Вафельная оболочка кондитерских изделий“, истец обратился в арбитражный суд за защитой нарушенного исключительного права использования полезной модели. В подтверждение своих требований истец представил акт экспертизы Торгово-промышленной палаты Хакасии от 27.07.2007.

Решением суда установлено, что
ответчик выпускает конфеты с товарной маркой “Landrin WAFERATTO CLASSIC“, которые содержат все признаки зарегистрированной истцом полезной модели и которые выпускаются без разрешения правообладателя полезной модели. Вместе с этим судом также установлено, что ЗАО “Ландрин“ для производства указанных конфет осуществило приготовления для их выпуска до даты приоритета полезной модели. На основании этого обстоятельства и статьи 12 Патентного закона от 23.09.92 N 3517-1, действовавшего на момент возникновения спорных правоотношений, суд, признавая за ответчиком право преждепользования, отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда первой инстанции в силу следующего.

Согласно статье 12 Патентного закона любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Как усматривается из материалов дела, ответчик 14.05.05 заключил контракт N 4828А4 с итальянской фирмой OPM SpA о приобретении ответчиком комплекса оборудования для производства шоколадной продукции на вафельной основе (сферической формы, с плоским дном), описанный в приложении N 1 к контракту, со сроком отгрузки товара не позднее 18.09.2006 (согласно дополнительному соглашению N 4 от 21.09.06), механические испытания линии должны быть завершены не позднее 30.10.06, а производственные испытания - не позднее 15.11.06.

Из материалов дела следует, что платежи по контракту последовательно были перечислены покупателем 21.07.05, 12.08.05, 19.05.06, 17.08.06, 20.09.06, 12.10.06, 17.11.06, 28.11.06.

Из представленных в материалы дела грузовых таможенных деклараций следует, что линия была действительно поставлена на территорию Российской Федерации
в августе - ноябре 2006 года на основании заключенного контракта и передана покупателю по акту приема-передачи от 30.11.06 (т. 2, л.д. 145).

Из указанных обстоятельств следует, что ответчик до даты приоритета полезной модели добросовестно начал осуществлять приготовления для использования на территории Российской Федерации тождественного решения полезной модели, а именно заключил контракт на поставку автоматической линии по производству конфет и начал осуществлять оплату в соответствии с договором.

Нельзя согласиться с доводом подателя жалобы о том, что переход права собственности на оборудование по производству шоколадных конфет, по условиям контракта, после полной оплаты, то есть после даты приоритета, исключает применение статьи 12 Патентного закона и возникновение у ответчика права преждепользования.

В статье 12 Патентного закона прямо разграничивается фактическое использование созданного независимо от его автора тождественного решения и приготовление к его использованию, осуществляемые до даты приоритета. При этом приготовление к использованию тождественного решения не связывается законом непосредственно моментом приобретения каких-либо прав на это решение. Правовое значение имеют также и практические действия ответчика, направленные на подготовку к использованию тождественного решения, то есть, в данном случае, действия по налаживанию производства и выпуска шоколадных конфет в вафельной оболочке.

Материалами дела подтверждается, что тождественное решение полезной модели “Вафельная оболочка кондитерских изделий“ было создано независимо от автора - истца немецкой фирмой “Франц Хаас Вафель - унд Кексанлаген-Индустри Гмбх“. Для налаживания производства и выпуска шоколадных конфет в вафельной оболочке ответчик заключил контракт на поставку автоматической линии. Заключение контракта и начало его исполнения до даты приоритета и последующее его полное исполнение сторонами являются действиями, достаточными для того, чтобы считать, что ответчиком до даты приоритета полезной
модели выполнялись соответствующие приготовления для использования тождественного решения. Истцом не доказано, что изготовление шоколадных конфет с использованием тождественного полезной модели решения осуществляется ответчиком на основании иных приготовлений, иного контракта или контракта, измененного после даты приоритета, что привело к изменению предмета договора и, соответственно, к характеру выпускаемой продукции. Материалами дела подтверждается, что автоматическая линия по производству конфет была ввезена ответчиком на территорию Российской Федерации и запущена именно на основании контракта от 14.05.05 N 4828А4. Изменения в комплектации оборудования, внесенные дополнительным соглашением N 2 от 13.03.06, не изменили назначение всей линии и производимой на ней продукции. Истцом также не опровергнуты представленные ответчиком доказательства совершения валютных операций по оплате контракта.

Бремя доказывания того обстоятельства, что ответчик использует тождественное решение после даты приоритета в большем объеме, чем до этой даты, лежит на истце, который обратился за защитой нарушенных исключительных прав. При этом следует учитывать, что ответчик до даты приоритета не использовал тождественное решение, а лишь осуществлял приготовления к использованию. Истец, соответственно, может требовать защиты своих прав в том случае, если докажет, что ответчик использует тождественное решение в большем объеме, чем охватывалось приготовлениями. Однако данного обстоятельства истец не доказал.

По этим же основаниям нельзя также согласиться с доводом истца о том, что ответчик не мог начать использование тождественного решения ранее сертификации своей продукции. Истцом не доказано, что установленные материалами дела приготовления ответчика к использованию тождественного решения, то есть заключение контракта и его исполнение, начатые до даты приоритета, были совершены с нарушением действующего российского законодательства.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый
арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.03.2008 по делу N А56-45085/2007 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

АНОСОВА Н.В.

Судьи

КАШИНА Т.А.

ПОПОВА Н.М.