Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2009 N 17АП-7389/2009-ГК по делу N А50-3161/2009 Исходя из анализа экспертного заключения, пояснений эксперта и сторон относительно предмета исследования суд пришел к выводу о том, что в изделии ответчиками использованы не все признаки формулы полезной модели истца, а значит, нарушение прав истца как обладателя патента отсутствует.
СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУДПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2009 г. N 17АП-7389/2009-ГК
Дело N А50-3161/2009
Резолютивная часть постановления объявлена 26 ноября 2009 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 30 ноября 2009 года.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Снегура А.А.,
судей Жуковой Т.М., Нилоговой Т.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Калмаковой Т.А.,
при участии:
от истца, общества с ограниченной ответственностью “Метаросс“, Сергеева В.И., доверенность от 26.11.2009 года, Новиковой А.А., доверенность от 01.03.2009 года;
от ответчиков:
общества с ограниченной ответственностью “Осинский машиностроительный завод“, Малыгина А.С., доверенность N 81 от 17.08.2009 года;
общества с ограниченной ответственностью “УралНефтеМаш“, не явились;
от общества с ограниченной ответственностью “МетаКрафт“, Кузнецовой Е.Г., доверенность N 155 от 07.08.2009 года,
лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,
а также при участии в судебном заседании эксперта Центра интеллектуальной собственности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Крешнянской Е.А., паспорт,
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу
истца, общества с ограниченной ответственностью “Метаросс“,
на решение Арбитражного суда Пермского края
от 03 июля 2009 года
по делу N А50-3161/2009,
принятое судьей Трубиным Р.В.,
по иску общества с ограниченной ответственностью “Метаросс“
к обществу с ограниченной ответственностью “Осинский машиностроительный завод“, обществу с ограниченной ответственностью “УралНефтеМаш“, обществу с ограниченной ответственностью “МетаКрафт“
о прекращении использования полезной модели по патенту N 30823,
установил:
общество с ограниченной ответственностью “Метаросс“ (далее - ООО “Метаросс“, истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью “Осинский машиностроительный завод“ (далее - ООО “Осинский машиностроительный завод“), обществу с ограниченной ответственностью “УралНефтеМаш“ (далее - ООО “УралНефтеМаш“), обществу с ограниченной ответственностью “МетаКрафт“ (далее - ООО “МетаКрафт“) о прекращении использования полезной модели по патенту N 30823, на основании статей 1252, 1358, 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Решением Арбитражного суда Пермского края от 03.07.2009 года в удовлетворении иска отказано.
Истец, не согласившись с принятым судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить.
Считает, что заключение экспертизы, на которое сослался суд, не отвечает установленному порядку, поскольку лица, проводившие экспертизу, не были вызваны в судебное заседание, об уголовной ответственности за дачу ложного заключения не предупреждались и в судебном заседании не были допрошены. Ссылка в решении суда на то, что истец отказался от назначения и проведения судебной экспертизы, материалами дела не подтверждена.
Полагает, что по делу необходимо установить, является ли ответчик нарушителем патента, по поводу которого возник спор, факт использования всех признаков полезной модели в применяемом ответчиком устройстве, в связи с чем обсудить возможность назначения экспертизы на предмет определения факта использования патента N 30823, о проведении которой было заявлено ходатайство со стороны истца.
По мнению истца, суд не исследовал вопрос о том, использован ли в изделиях ответчика каждый признак полезной модели, включенный в независимый пункт формулы с позиции теории эквивалентов или ответчик использовал в своих изделиях иное техническое решение.
Ответчиками ООО “Осинский машиностроительный завод“, ООО “МетаКрафт“, представлены письменные отзывы на апелляционную жалобу, в которых они просят решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2009 года удовлетворено ходатайство истца о назначении по делу патентно-технической экспертизы, проведение данной экспертизы поручено Центру интеллектуальной собственности в составе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, эксперту Крешнянской Е.А. Производство по делу было приостановлено до 27.10.2009 года Судебное заседание назначено на 27.10.2009 года на 14 час. 00 мин. (т. 3, л.д. 46-50).
Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2009 года производство по делу возобновлено, судебное разбирательство по делу отложено на 11.11.2009 года на 15 час. 30 мин., поскольку материалы дела с заключением экспертизы к установленному сроку не поступили в арбитражный апелляционный суд.
В связи с болезнью судьи Казаковцевой Т.В. произведена ее замена на судью Нилогову Т.С. Рассмотрение дела начато судом сначала.
Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2009 года судебное разбирательство отложено на 26.11.2009 года на 15 час. 00 мин. Суд обязал явкой в судебное заседание эксперта Крешнянскую Е.А., а также обязал эксперта до начала судебного заседания произвести осмотр в натуре изделий - “Ключ для свинчивания и развинчивания труб“, изготавливаемый истцом по патенту N 30823, и изделия “Ключ машинный для бурильных и обсадных труб КМБ-451“, изготавливаемый ООО “Осинский машиностроительный завод“ и ООО “УралНефтеМаш“. Ответчика, ООО “Осинский машиностроительный завод“, суд обязал транспортировать в г. Пермь объект исследования - изделие “Ключ машинный для бурильных и обсадных труб КМБ-451“. Кроме того, суд обязал стороны предоставить возможность для ознакомления эксперта с изделиями, изготавливаемыми истцом, и изделиями, изготавливаемыми ответчиками.
В судебном заседании представителем истца поддержаны доводы, изложенные в апелляционной жалобе.
Представители ответчиков, ООО “Осинский машиностроительный завод“, ООО МетаКрафт“, возражали против доводов апелляционной жалобы, считают решение суда законным, просят оставить его без изменения.
Экспертом Крешнянской Е.А. были даны пояснения относительно выводов экспертного заключения, эксперт ответил на вопросы суда и представителей истца.
Ответчик, ООО “УралНефтеМаш“, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание представителя не направил, что в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.
Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, ООО “Метаросс“ является обладателем патента на полезную модель N 30823 - ключ для свинчивания и развинчивания труб, с приоритетом полезной модели от 14.01.2003 года, срок действия патента до 14.01.2008 года (т. 1, л.д. 36).
Согласно формуле полезной модели к патенту N 30823, ключ для свинчивания и развинчивания труб, содержащий рычаг, две группы челюстей, одна из которых шарнирно установлена на оси поворота рычага, а вторая - на дополнительной оси, расположенной на рычаге, зубчатую челюсть, соединенную шарнирно с одной из групп челюстей и защелку, соединенную шарнирно с другой группой челюстей, отличающейся тем, что ключ снабжен сменной зубчатой челюстью, соединенной с группой челюстей, установленных на оси поворота рычага и снабженной клинообразным выступом, расположенным между трубой и челюстью в закрытом положении ключа.
Из приложения к патенту на полезную модель следует, что патент досрочно прекратил свое действие с 15.01.2006 года в связи с неуплатой патентной пошлины за поддержание его в силе. Действие патента восстановлено с 27.01.2007 года (т. 1, л.д. 81).
В период с 27.11.2008 года по 05.12.2008 года истцом, при участии в тендере на заключение договора поставки ключей машинных для бурильных и обсадных труб КМБ ОАО “Нефтяная компания “Роснефть“, было обнаружено, что ООО “Осинский машиностроительный завод“ производит и продает продукцию, в которой без разрешения правообладателя использована запатентованная истцом полезная модель.
25.12.2008 года в адрес ООО “Осинский машиностроительный завод“ направлено письмо, в котором предложено прекратить использование запатентованной истцом полезной модели (т. 1, л.д. 10).
Письма аналогичного содержания 30.01.2009 года были направлены истцом в адрес ООО “Осинский машиностроительный завод“, ООО “УралНефтеМаш“, ООО “МетаКрафт“ (т. 1, л.д. 12, 14, 16).
Поскольку использование ответчиками данной полезной модели не было прекращено, и полагая, что действия ответчиков являются нарушением его исключительного права на полезную модель, ООО “Метаросс“ обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, исходил из наличия противоречий между имеющимися в материалах дела экспертными заключениями; отказа истца от назначения экспертизы на предмет определения факта использования полезной модели по патенту N 30823 в изделии ответчиков “Ключ машинный для бурильных и обсадных труб КМБ-451“; отсутствия доказательств использования признаков полезной модели по патенту N 30823 в изделии “Ключ машинный для бурильных и обсадных труб КМБ-451“.
Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и отзывов на нее, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание заключение судебной экспертизы, пояснения эксперта, арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта.
На основании статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ “О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации“, нормы четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к правоотношениям, возникшим после ее введения в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой Кодекса.
Поскольку патент на полезную модель N 30823 выдан Роспатентом 14.01.2003 года, то есть до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (до 01.01.2008 года), а нарушение (по мнению истца) исключительных прав произошло после указанной даты, то к спорным правоотношениям применяются как нормы Патентного закона от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон), так и нормы части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 3 Патентного закона патент удостоверяет приоритет, авторство полезной модели и исключительное право на данную полезную модель.
Частью 1 статьи 4 данного Закона предусмотрено, что в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).
В силу части 1 статьи 10 названного Закона патентообладателю принадлежит исключительное право на полезную модель. Никто не вправе использовать запатентованную полезную модель без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована запатентованная полезная модель.
Аналогичные положения содержат части 1, 2 статья 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Частью 3 указанной статьи установлено, что полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
Согласно части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
Пунктом 2 части 1 статьи 1252 названного Кодекса предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.
Истец по настоящему делу должен подтвердить факт принадлежности ему исключительного права, а также факт использования данных прав ответчиком.
Ответчик обязан доказать соблюдение им требований законодательства об интеллектуальной собственности при использовании объекта интеллектуальной собственности. В противном случае данное лицо признается нарушителем исключительных прав на такой объект, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Факт обладания истцом исключительным правом на полезную модель N 30823 - ключ для свинчивания и развинчивания труб подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиками по делу.
На основании статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Истцом в материалы дела представлено заключение Регионального центра интеллектуальной собственности Пермской торгово-промышленной палаты от 29.01.2009 года по сопоставительному анализу формулы полезной модели по патенту N 30823 и конструкции изделия “Ключ машинный для бурильных и обсадных труб КМБ-451“ (т. 1, л.д. 19-23).
Из выводов данного заключения следует, что сравнительным анализом формулы полезной модели по патенту N 30823 и конструкции ключа машинного для бурильных и обсадных труб КМБ-451 установлено, что все признаки, содержащиеся в формуле полезной модели по патенту N 30823, используются в изделии ключа машинного для бурильных и обсадных труб КМБ-451, снабженного сменной зубчатой челюстью 60-112.
При этом, в материалах дела имеется представленное ООО “Осинский машиностроительный завод“ заключение, составленное патентным поверенным, начальником отдела интеллектуальной собственности Пермского ЦНТИ Цветковой Л.К. (т. 1, л.д. 75-79).
Из выводов данного заключения следует, что факт использования ООО “Осинский машиностроительный завод“ патента N 30823 в изделии “Ключ машинный для бурильных и обсадных труб КМБ-451“ не подтверждается в связи с отсутствием использования в изделии 2 признаков полезной модели.
В связи с наличием противоречий в представленным сторонами технических заключениях судом апелляционной инстанции на основании статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было удовлетворено ходатайство истца о назначении судебной патентно-технической экспертизы, проведение которой поручено Центру интеллектуальной собственности в составе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, эксперту Крешнянской Е.А.
Согласно представленному экспертному заключению N 425/1-09 от 26.10.2009 года, выполненному патентным поверенным Крешнянской Е.А., в исследуемом объекте - “Ключ машинном для бурильных и обсадных труб КМБ-451“ (ООО “Осинский машиностроительный завод“ и ООО “УралНефтеМаш“) использованы не все признаки формулы полезной модели по патенту N 30823, а именно, не использованы признаки, касающиеся формы выполнения выступа (признак 12) и месторасположения выступа при закрытом ключе (признак 13).
Экспертом указано, что конструктивное исполнение клинообразного выступа сменной зубчатой челюсти по патенту N 30823 и выступа неклинообразной формы челюсти 60-112 ключа КМБ-451 ООО “Осинский машиностроительный завод“ и ООО “УралНефтеМаш“ не является сходным. Назначение клинообразного выступа сменной зубчатой челюсти по патенту N 30823 и выступа неклинообразной формы челюсти 60-112 ключа КМБ-451 ООО “Осинский машиностроительный завод“ и ООО “УралНефтеМаш“ является сходным - они должны обеспечить надежный охват (зажим) труб малого диаметра.
Согласно ответу на вопрос N 3.4, признаки “клинообразный выступ, расположенный между трубой и челюстью в закрытом положении ключа“ по патенту N 30823 и “выступ неклинообразной формы, обеспечивающий прижим трубы при частичном охвате ее поверхности“ челюсти 60-112 ключа КМБ-451 ООО “Осинский машиностроительный завод“ и ООО “УралНефтеМаш“ не являются идентичными или эквивалентными.
Истцом на заключение эксперта N 425/1-09 от 26.10.2008 года заявлены письменные возражения, согласно которым эксперт допустил подмену элементов ключа, указанных в формуле полезной модели, а челюсть 4 входит в элемент ключа, имеющий название в формуле патента “группа челюстей“, также истец указал, что в рабочей плоскости выступы в обоих ключах на сменных зубчатых челюстях - клинообразные.
В дополнениях к письменным возражениям истец пояснил, что в обоих случаях между рабочей поверхностью выступа (поверхность, обращенная к трубе) и поверхностью трубы создается криволинейный угол, который при работе ключа действует клинообразно, а отличие только в том, что на обоих выступах одна рабочая поверхность, а на клине - две.
Ответчиком, ООО “Осинский машиностроительный завод“, представлен отзыв на экспертное заключение, в котором он указывает на согласие с выводами экспертного заключения.
В судебном заседании арбитражного апелляционного суда от 26.11.2009 года эксперт Крешнянская Е.А. пояснила, что клинообразный выступ в полезной модели N 30823 вклинивается в зазор между трубой и челюстью “4“. Выступ же в изделии ответчика предназначен для придавливания трубы к плашкам. Тем самым, эффективность клинообразного выступа в полезной модели при зажиме труб выше, чем эффективность выступа в изделии ответчика. Конфигурация клинообразного выступа полезной модели и конфигурация выступа в изделии ответчика являются различными, в первом случае выступ имеет углообразную форму, удобную для введения в зазор между трубой и челюстью, во втором случае выступ имеет грибообразную форму.
Апелляционным судом также исследованы сделанные экспертом фотоснимки изделия истца и изделия ответчика, имеющиеся в памяти цифрового фотоаппарата “Сони“, на которых видно, что выступы действительно имеют различную форму и месторасположение относительно других частей изделий.
Различие в конфигурации, месторасположении сравниваемых выступов, а также в их принципе действия следует также из чертежей к описанию полезной модели и к описанию изделия ответчика.
В силу части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, экспертное заключение, заслушав пояснения эксперта, сторон относительно предмета исследования, приходит к выводу о том, что конструктивное исполнение клинообразного выступа сменной зубчатой челюсти по патенту N 30823 и выступа неклинообразной формы челюсти 60-112 ключа КМБ-451 ООО “Осинский машиностроительный завод“ и ООО “УралНефтеМаш“ не является сходным, а, следовательно, в изделии данных ответчиков использованы не все признаки формулы полезной модели по патенту N 30823.
Таким образом, в силу части 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации полезная модель по патенту N 30823 не может быть признана использованной ответчиками.
Иных доказательств, подтверждающих правомерность позиции истца, им в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлено.
При таких обстоятельствах, судом первой инстанции правомерно отказано в удовлетворении заявленных исковых требований.
На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны
Учитывая результаты рассмотрения дела, расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на истца.
Также на истца подлежат отнесению расходы на проведение экспертизы в размере 23 600 руб.
Поскольку истцом денежные средства в размере 23 600 руб. на проведение экспертизы были перечислены на счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, данные денежные средства следует перечислить на расчетный счет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
решение Арбитражного суда Пермского края от 03 июля 2009 года по делу N А50-3161/2009 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Перечислить со счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, денежные средства в размере 23 600 (двадцать три тысячи шестьсот) рублей Южно-Уральской торгово-промышленной палате в качестве оплаты за оказание экспертных услуг по следующим реквизитам:
ИНН 7451016239 КПП 745301001
расчетный счет 40703810600120000119
Банк получателя: ОАО Челябинвестбанк, г. Челябинск
БИК 047501779 N 30101810400000000779.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.
Председательствующий
А.А.СНЕГУР
Судьи
Т.М.ЖУКОВА
Т.С.НИЛОГОВА