Решения и определения судов

Постановление ФАС Московского округа от 16.11.2009 N КГ-А40/11594-09 по делу N А40-16354/07-67-138 Требование: О прекращении нарушения прав на товарный знак и взыскании компенсации. Обстоятельства: Правообладатель являлся владельцем товарного знака с приоритетом в отношении услуг по строительству, ремонту, установке оборудования. Общество, осуществляющее строительную деятельность, в наименовании, определенном в учредительных документах и зарегистрированном в установленном порядке, имеет обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя по графическому, визуальному и семантическому признакам, полностью входящее в наименование общества. Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку общество оказывает услуги, однородные тем, в отношении которых произведена регистрация товарного знака, а фирменное наименование общества зарегистрировано после даты приоритета товарного знака, что является нарушением исключительного права на товарный знак.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2009 г. N КГ-А40/11594-09

Дело N А40-16354/07-67-138

Резолютивная часть объявлена 09 ноября 2009 года

Полный текст постановления изготовлен 16 ноября 2009 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе председательствующего-судьи Волкова С.В.,

судей Петровой В.В., Хомякова Э.Г.

при участии в заседании: от истца - ООО “Энергоплан инжиниринг“ - Александров М.А., доверенность от 27.04.09 г. б/н, от ответчика - ООО “Энергоплан Интаг“ - Кабанов Д.И., доверенность от 01.11.09 г. N 07-и/09, удостоверение адвоката N 9184, от третьего лица - АО “Энергоплан Инт АГ“ - представитель не явился, извещено (имеется почтовое уведомление о вручении судебного извещения),

рассмотрев 09 ноября 2009 года в судебном заседании
кассационную жалобу ООО “Энергоплан Интаг“ (ответчик),

на решение от 09 сентября 2008 года

Арбитражного суда города Москвы

принятое судьей Черенковой Г.В.

и постановление от 13 апреля 2009 года N 09АП-14083/2008-ГК

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Поповым В.В., Барановской Е.Н., Трубицыным А.И.

по делу N А40-16354/07-67-138

по иску ООО “Энергоплан инжиниринг“

к ООО “Энергоплан Интаг“

о прекращении нарушения прав на товарный знак и взыскании 5 000 000 руб. компенсации

третье лицо - АО “Энергоплан Инт АГ“

установил:

Общество с ограниченной ответственностью “Энергоплан инжиниринг“ (далее - ООО “Энергоплан инжиниринг“) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью “Энергоплан Интаг“ (далее - ООО “Энергоплан Интаг“) о защите исключительного имущественного права на товарный знак “ЭНЕРГОПЛАН“ (свидетельство N 228074 с приоритетом от 20.12.2001), в котором просило суд обязать ответчика прекратить незаконное использование словесного обозначения “ЭНЕРГОПЛАН“ в отношении услуг 37 класса Международной классификации товаров и услуг, а также взыскать 5 000 000 рублей компенсации.

Иск был мотивирован тем, что истец является правообладателем товарного знака, содержащего словесное обозначение “ЭНЕРГОПЛАН“, в том числе и в отношении услуг 37 класса МКТУ (строительство, ремонт, установка оборудования) с приоритетом от 20 декабря 2001 года. Права на этот товарный знак получены истцом на основании договора уступки от 24 июня 2003 года.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество “Энергоплан Инт АГ“ (далее - АО “Энергоплан Инт АГ“).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15 июня 2007 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2007 года N 09АП-10750/2007-ГК в удовлетворении иска было отказано.

Установив, что ответчик зарегистрирован как
юридическое лицо в конце 2005 г., в то время как истец 19 июня 2006 г. принял решение о своей ликвидации в связи с отсутствием перспектив для развития производства, суд пришел к выводу о том, что ответчик был зарегистрирован тогда, когда предпринимательская деятельность истцом фактически не велась, на основании чего, принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств осуществления истцом деятельности с использованием товарного знака, суд пришел к выводу о недоказанности факта смешения для потребителя строительных услуг истца и ответчика.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 03 декабря 2007 года N КГ-А40/11613-07 названные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кассационная инстанция указала на то, что при рассмотрении заявленного иска подлежат установлению обстоятельства, связанные с определением сферы деятельности истца и ответчика на основании оценки учредительных документов сторон, а не на предположениях о возможных перспективах развития деятельности истца на рынке заявленных им услуг.

При новом рассмотрении дела, решением от 09 сентября 2008 года Арбитражный суд города Москвы иск удовлетворил частично, ответчику было запрещено использовать словесное обозначение “ЭНЕРГОПЛАН“ при осуществлении строительной деятельности, в том числе в фирменном наименовании при осуществлении такой деятельности, а также взыскана компенсация в размере 100 000 руб. В остальной части иска отказано.

Суд первой инстанции исходил из того, что истец с 27 июня 2003 года является правообладателем товарного знака “ЭНЕРГОПЛАН“ (свидетельство N 228074 с приоритетом от 20.12.2001), зарегистрированного в отношении товаров и услуг 37 класса Международной классификации товаров и услуг (строительство, ремонт, установка оборудования). Однако, в фирменном наименовании ответчика зарегистрированного в качестве юридического лица лишь 22.11.2005, незаконно
используется обозначение “ЭНЕРГОПЛАН“, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Суд также установил, что ответчик осуществляют строительную деятельность, используя свое фирменное наименование.

Поскольку ответчик оказывает услуги, однородные тем, в отношении которых произведена регистрация товарного знака, а фирменное наименование ответчика, зарегистрировано после даты приоритета товарного знака, суд признал ответчика нарушителем исключительного прав истца на товарный знак.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 апреля 2009 года N 09АП-14083/2008-ГК решение от 09 сентября 2008 года оставлено без изменения, с поддержанием выводов суда первой инстанции.

Впоследствии ответчик обратился в суд с заявлением о пересмотре решения от 09.09.2008 по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что в ходе аукциона, состоявшегося 16.07.2008, в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении истца (должника), было реализовано ранее принадлежавшее истцу исключительное имущественное право на товарный знак “ЭНЕРГОПЛАН“ (свидетельство N 228074 с приоритетом от 20.12.2001).

По мнению ответчика, по этой причине с 16.07.2008 г. истец не являлся правообладателем товарного знака, а потому его иск не мог быть удовлетворен в судебном заседании от 02.09.2008 г. (дата объявления резолютивной части).

Данное обстоятельство ответчик посчитал как вновь открывшееся, в связи с чем просил пересмотреть вступившее в законную силу решение от 09.09.2008 г. по вновь открывшимся обстоятельствам.

Арбитражный суд города Москвы решением от 13.07.2009 г. удовлетворил заявление ответчика и отменил ранее принятое решение по вновь открывшимся обстоятельствам, указав на то, что на момент принятия решения от 09.09.2008 в результате проведения торгов по поручению судебного пристава-исполнителя истец утратил исключительное право на товарный знак, что является существенным для дела обстоятельством, которое не было известно заявителю и суду.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
08 сентября 2009 года N 09АП-14905/2009 решение от 13 июля 2009 года отменено, заявление ответчика о пересмотре решения от 09.09.2008 г. по вновь открывшимся обстоятельствам оставлено без удовлетворения.

ООО “Энергоплан Интаг“ подало кассационную жалобу на решение от 09.09.2008 г. и постановление апелляционного суда от 13.04.2009 г., в которой приведены доводы о том, что при принятии судебных актов суды нарушили нормы материального и процессуального права, просит судебные акты отменить, передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению заявителя кассационной жалобы, исключительное право правообладателя на товарный знак “ЭНЕРГОПЛАН“ принадлежит ООО “ЛидерТрейд“, которое приобрело его в результате проведенных 16 июля 2008 года торгов, поэтому только оно может определить порядок и условия использования этого товарного знака.

Представитель заявителя кассационной жалобы в судебном заседании поддержал доводы жалобы, просил решение и постановление отменить.

В судебном заседании представитель ООО “Энергоплан инжиниринг“ возражал против доводов жалобы, полагая, что судебные акты являются законными и обоснованными.

Представлен отзыв на жалобу, в котором содержатся доводы о том, что обстоятельства приобретения права на спорный товарный знак на торгах от 16 июля 2008 года были исследованы судами по настоящему делу при разрешении вопроса о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам и апелляционным судом было установлено, что на день принятия решения от 09.09.08 г. правообладателем товарного знака являлся истец.

Кассационным судом направлена в адрес АО “Энергоплан Инг АГ“ копия определения о назначении судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, однако его представитель в суд не явился.

С учетом принятых судом мер по надлежащему извещению третьего лица, суд кассационной инстанции, совещаясь на месте, вынес определение о рассмотрении кассационной жалобы в
его отсутствие.

Выслушав явившихся представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, проверив в соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения норм процессуального и материального права при вынесении решения и постановления, Федеральный арбитражный суд Московского округа не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов, в связи со следующим.

Как установлено судами обеих инстанций и подтверждается имеющимися в материалах дела документами, ООО “Энергоплан инжиниринг“ являлось на момент вынесения решения от 09.09.08 г. по настоящему делу владельцем товарного знака “ЭНЕРГОПЛАН“ по свидетельству N 228074 с приоритетом от 20.12.2001 г. в отношении услуг 37 класса МКТУ: строительство, ремонт, установка оборудования.

Между тем, ответчик в наименовании, определенном в учредительных документах и зарегистрированном в установленном порядке 22.11.2005 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве, имеет обозначение - общество с ограниченной ответственностью “Энергоплан Интаг“.

Согласно учредительным документам ответчика, а также лицензиям, контрактам и иным документам хозяйственной деятельности, ООО “Энергоплан Интаг“ осуществляют строительную деятельность.

Как установил суд первой инстанции, фирменное наименование ответчика “Энергоплан Интаг“ сходно до степени смешения с товарным знаком “ЭНЕРГОПЛАН“ по графическому, визуальному и семантическому признакам, поскольку словесный товарный знак “ЭНЕРГОПЛАН“ полностью входит в наименование ответчика, услуги 37 класса МКТУ однородны услугам в области строительства, оказываемым ответчиком, при осуществлении которых ответчик использует свое фирменное наименование, в том числе на бланках, в договорах, предложениях к продаже.

В связи с установленными обстоятельствами, а также принимая во внимание, что использование ответчиком фирменного наименования, сходного с товарным знаком “ЭНЕРГОПЛАН“ является длящимся действием и продолжалось в период вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, суды обеих инстанций на основании норм статей 1252, 1474, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации обоснованно удовлетворили требования истца.

Доводы кассационной жалобы о том, что на момент принятия решения от 09.09.08 г. правообладателем товарного знака “ЭНЕРГОПЛАН“ стало ООО “ЛидерТрейд“ в результате состоявшихся 16 июля 2008 года торгов об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, являются несостоятельными и подлежат отклонению.

Из материалов дела усматривается, что итоги торгов об отчуждении исключительного права на товарный знак “ЭНЕРГОПЛАН“ (свидетельство N 228074 с приоритетом от 20.12.2001 г.) оформлены протоколом от 16.07.2008 г. N 5, имеющим силу договора (т. 5 л.д. 20 - 23).

Пунктом 4.1. этого протокола определено, что он вступает в силу с момента его государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без такой регистрации считается недействительным.

Согласно пункту 3 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Пункт 4 статьи 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации, также предусматривает, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.

Согласно пункту 2 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на
такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В пункте 3 этой статьи предусмотрено, что государственная регистрация отчуждения исключительного права на средство индивидуализации по договору осуществляются посредством государственной регистрации соответствующего договора.

В соответствии со статьей 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В пункте 13.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 г. “О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации“ разъяснено, что согласно пункту 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю по общему правилу, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения не подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права.

Если же такой договор подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации этого договора. Условие подлежащего государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, устанавливающее иной момент перехода исключительного права, с учетом положений статьи 168 ГК РФ ничтожно.

Между тем, государственная регистрация протокола о результатах
торгов была произведена 15 октября 2008 года, что следует из приложения к свидетельству на товарный знак N 228074 (т. 5, л.д. 33).

Следовательно, переход исключительного права состоялся только 15 октября 2008 года, то есть после принятия решения от 09 сентября 2008 года по настоящему делу и на момент вынесения этого решения правообладателем товарного знака “ЭНЕРГОПЛАН“ (свидетельство N 228074) являлся истец.

Кроме того, требования истца были обоснованы фактическими обстоятельствами, связанными с тем временным промежутком, когда нарушались права непосредственно истца, а ООО “ЛидерТрейд“ не было правообладателем названного товарного знака.

Учитывая изложенное, суды обеих инстанций полно и всесторонне исследовали обстоятельства дела, правильно применили нормы материального и процессуального права и обоснованно удовлетворили заявленные требования истца, снизив размер компенсации до 100 000 руб.

При таких обстоятельствах, оснований, предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены обжалуемых в кассационном порядке судебных актов, не имеется, поэтому кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст. ст. 274, 284, 286, п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 09 сентября 2008 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 апреля 2009 года N 09АП-14083/2008-ГК по делу N А40-16354/07-67-138 оставить без изменения, а кассационную жалобу ООО “Энергоплан Интаг“ - без удовлетворения.

Председательствующий - судья

С.В.ВОЛКОВ

Судьи

В.В.ПЕТРОВА

Э.Г.ХОМЯКОВ