Решения и определения судов

Постановление ФАС Московского округа от 22.06.2009 N КГ-А40/5365-09 по делу N А40-59228/08-5-522 Дело по иску о запрете ответчику использовать фирменное наименование истца и взыскании с него компенсации направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не предложил истцу уточнить предмет исковых требований, не определил наличия приоритета исключительных прав сторон в спорном правоотношении, не дал надлежащей оценки реализуемым сторонами товарам и оказываемым услугам на предмет возникновения или отсутствия вероятности их смешения.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2009 г. N КГ-А40/5365-09

Дело N А40-59228/08-5-522

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июня 2009 г.

Полный текст постановления изготовлен 22 июня 2009 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Хомякова Э.Г.

судей Петровой Е.А., Чучуновой Н.С.

при участии в заседании:

от истца - Х. дов. от 10.06.2009 г., Ф. дов. от 10.06.2009 г., Т.Л. дов. от 10.06.2009 г.

от ответчика - М. дов. от 15.06.2009 г. (до перерыва), Г. дов. от 29.09.2007 г., Т.Ю. дов. от 29.09.2007 г.

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

истца ООО “Фармацевтическая компания “Белый лотос“

на решение Арбитражного суда г. Москвы

от 31.12.2008 г.

принятое судьей Тарасовым Н.Н.

по иску ООО “Фармацевтическая компания
“Белый лотос“

о запрете использования товарного знака и сходного с ним до степени смешения обозначения

к ООО “Белый лотос“

установил:

ООО “Фармацевтическая компания “Белый лотос“ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО “Белый лотос“ о запрете ответчику использовать фирменное наименования истца и взыскании с него 750 000 руб. компенсации.

Впоследствии истец в порядке ст. 49 АПК РФ изменил исковые требования и просил суд запретить ответчику использование принадлежащего истцу товарного знака по свидетельству N 225991 и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.12.2008 г. в удовлетворении исковых требований отказано, при этом суд исходил из того, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты права, поскольку в рамках настоящего дела заявлен иск о защите исключительного права на товарный знак, тогда как ответчик использует словесное выражение “Белый Лотос“ в своем фирменном наименовании, в связи с чем истцу следовало обратиться за защитой исключительного права на фирменное наименование.

По делу поступила кассационная жалоба от истца, в которой он просит проверить законность решения суда первой инстанции, принятого, по его мнению, с нарушением норм материального права.

В обоснование кассационной жалобы ответчик указывает, что суд не выяснил в полной мере обстоятельства, имеющие значение для дела, а выводы, изложенные в решении суда первой инстанции, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, ссылается на то, что ответчик незаконно без разрешения правообладателя использует товарный знак истца и словесное обозначение, схожее со степени смешения с его товарным знаком при осуществлении им коммерческой деятельности того же рода, что и истец, в отношении услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

От ответчика поступил отзыв на кассационную
жалобу.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, ссылаясь на соблюдение при его принятии норм материального и процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей сторон, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в оспариваемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены решения суда первой инстанции на основании части 1 статьи 288 АПК РФ в связи с несоответствием выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой инстанции, и имеющимся в деле доказательствам, а также неправильным применением норм материального права.

Из материалов дела усматривается и судом установлено следующее.

Истец в соответствии со свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 225991 от 28.10.2002 г. с датой приоритета от 18.06.2001 г., свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 228387 от 20.11.2002 г. с датой приоритета от 18.06.2001 г. является правообладателем товарного знака со словесным обозначением “БЕЛЫЙ ЛОТОС“, комбинированного с фантазийным рисунком, включенным в окружность в белом и бирюзовом цветовом изображении в отношении 35, 37, 41, 42 классов товаров и услуг МКТУ.

По мнению истца, ответчик незаконно использует в своей хозяйственной деятельности в отношении товаров и услуг 42 класса МКТУ: клиники, медицинская помощь, массаж, реализация медицинских и лекарственных средств товарный знак истца и сходное с ним до степени смешения обозначение.

Судом первой инстанции установлено также, что 07.11.2005 г.
в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным N 1057748940039 внесена запись о создании ООО “Белый Лотос“, словесное обозначение наименования которого полностью совпадает со словесным обозначением товарного знака истца по свидетельству N 225991 и используется ответчиком при оказании услуг, включая пульсодиагностику, тибетские ванны, тибетский массаж, ультразвуковой пилинг лица, безыгольный мезолифтинг лица, ванна Лум, суставной массаж Юмейхо, моделирующая терапия для тела, а также при реализации биологически активных добавок.

По мнению суда первой инстанции, при наличии смешения фирм истца и ответчика, вызванного использованием последним в своем фирменном наименовании словесного выражения “Белый Лотос“, и поскольку указанное словосочетание одновременно является элементом фирменного наименования истца, под которым он выступает в гражданском обороте, истцу на основании п. 3 ст. 1474 ГК РФ следовало обращаться в суд за защитой его исключительного права на фирменное наименование.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что поскольку в рамках настоящего дела заявлен иск о защите исключительного права на товарный знак, истцом выбран ненадлежащий способ защиты права и в иске отказал.

Такие выводы суда не основаны на законе и являются ошибочными.

В соответствии с п. 6 ст. 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования
или коммерческого обозначения.

Таким образом, законодателем для осуществления охраны исключительных прав обязательная однородность противопоставляемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации не предусмотрена.

Судом первой инстанции правильно установлено, что входящее в наименование ответчика словосочетание “Белый Лотос“ и словесный элемент товарного знака истца имеют звуковое (фонетическое) и графическое сходства, состоят из одних и тех же букв, при этом использование указанного обозначения как части охраняемого фирменного наименования ответчика началось обществом и стало известным в гражданском обороте после даты приоритета товарного знака истца, то есть исключительное право истца на товарный знак возникло ранее.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При рассмотрении дела судом первой инстанции обстоятельства возникновения вероятности такого смешения в связи с осуществлением ответчиком хозяйственной деятельности не исследовались.

С учетом правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в Постановлении Президиума от 18.07.2006 г. N 2979/06, отнесение реализации товаров и оказываемых услуг к различным классам МКТУ само по себе не исключает возможности признания их судом однородными.

При установлении однородности товаров и услуг, оказываемых сторонами по делу, следует также учитывать правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированную в Постановлении от 24.12.2002 N 10268/02 и заключающуюся в следующем: согласно статье 2 Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957 принятая классификация товаров и услуг не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Судом первой инстанции не исследованы обстоятельства, формируют ли оказываемые
ответчиком услуги в области косметологии и гигиены, с учетом их направленности на оздоровление населения, условий реализации, а также определенного для них субъектного состава пациентов, общее (целостное) восприятие их значительным кругом потребителей как одного из направлений в медицине.

При изложенных выше обстоятельствах, суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены решения суда первой инстанции и направлению дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы на основании части 1 статьи 288 АПК РФ в связи с несоответствием выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой инстанции, и имеющимся в деле доказательствам, неправильным применением норм материального права.

При повторном рассмотрении дела суду первой инстанции на основании изложенного, следует предложить истцу уточнить предмет исковых требований с учетом положений части 4 ГК РФ, правильно определить наличие приоритета исключительных прав сторон в спорном правоотношении, с учетом положений п. 6 ст. 1252, п. 3 ст. 1484 ГК РФ и позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в Постановлениях Президиума от 18.07.2006 г. N 2979/06, от 24.12.2002 N 10268/02, исследовать и дать надлежащую правовую оценку реализуемым сторонами товарам и оказываемым услугам на предмет возникновения или отсутствия вероятности их смешения и в зависимости от установленного разрешить спор с вынесением законного, обоснованного и мотивированного судебного акта.

Руководствуясь ст. ст. 176, 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 декабря 2008 г. по делу N А40-59228/08-5-522 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Председательствующий судья

Э.Г.ХОМЯКОВ

Судьи

Е.А.ПЕТРОВА

Н.С.ЧУЧУНОВА