Решения и определения судов

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2009 N 09АП-12933/2009-АК, 09АП-12934/2009-АК, 09АП-13303/2009-АК по делу N А40-3631/09-93-28 В удовлетворении требований о признании недействительным решения патентного органа об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку отказано, поскольку не запрещено использование нескольких товарных знаков в различных сочетаниях.

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 сентября 2009 г. N 09АП-12933/2009-АК,

09АП-12934/2009-АК, 09АП-13303/2009-АК

Дело N А40-3631/09-93-28

Резолютивная часть постановления объявлена 31.08.2009

Полный текст постановления изготовлен 01.09.2009

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Якутова Э.В.

судей: Захарова С.Л.

Свиридова В.А.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Коваленко В.В.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 дело N А40-3631/09-93-28

по заявлению ЗАО “Ландрин“

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третьи лица ФГУ “Палата по патентным спорам Роспатента“

СОРЕМАРТЕК С.А.

ЗАО “Ферреро Руссия“

о признании недействительным решения

при участии:

от заявителя: Елистратова Т.В. ов. от 12.05.2009, Парфенов А.Г. ов. от 17.11.2008

от ответчика: Медведев Н.Ю. ов. от 25.11.2008, Робинов А.А. уд. N 279-30 по дов. от
05.05.2009

от третьих лиц: ФГУ “Палата по патентным спорам Роспатента“, Медведев Н.Ю. ов. от 05.02.2009, Робинов А.А. уд. N 279-30 по дов. 05.02.2009;

СОРЕМАРТЕК С.А., Озолина И.Г. ов. от 31.03.2009, Залесов А.В. ов. от 31.03.2009;

ЗАО “Ферреро Руссия“, Джордано Кардини паспорт АА 4266759 по дов. от 15.04.2009, Липаев И.А. ов. от 18.08.2009, Озолина И.Г. ов. от 19.08.2009, Залесов А.В. ов. от 19.08.2009

установил:

решением Арбитражного суда г. Москвы от 02.06.2009 было удовлетворено заявление ЗАО “Ландрин“ (далее - Общество) о признании недействительным Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 17.10.2008, принятое по результатам коллегиального рассмотрения на заседании 05.08.2008 Коллегии Палаты по патентным спорам (далее - Палата) в части отказа в удовлетворении возражения ЗАО “Ландрин“ от 13.12.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 798984 на территории РФ в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: сладости и изделия из шоколада.

Роспатент, Соремартек С.А. и ЗАО “Ферреро Руссия“ не согласились с решением и обратились с апелляционными жалобами.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2009 по делу N А40-3631/09-93-28 суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции и привлек к участию в деле в качестве третьего лица ЗАО “Ферреро Руссия“.

В исковом заявлении заявитель указывает на то, что в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 29.11.1995 (далее - Правила) к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для
обозначения этих товаров.

Полагает, что Правообладателем не были представлены доказательства приобретения различительной способности до даты подачи первой заявки в стране происхождения - 11.09.2002.

При этом обращает внимание на то, что данные об объемах продаж продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, за период с октября 2002 года по апрель 2004 года, представленные Правообладателем, не должны были учитываться при разрешении вопроса о приобретении обозначением различительной способности до даты приоритета.

Считает, что материалы социологического опроса свидетельствуют о том, что потребитель в большинстве своем, не ассоциирует обозначение, зарегистрированное как товарный знак N 798984, с каким-то конкретным товаром, а также с конкретным производителем.

В связи с этим, полагает, что выводы Роспатента о широком и интенсивном использовании обозначения в качестве средства индивидуализации товаров до даты международной регистрации не подтверждаются документально, а вывод о приобретении обозначением различительной способности представляется необоснованным.

В отзыве на заявление ЗАО “Ферреро Руссия“ считает решение Роспатента законным и обоснованным, а заявление ЗАО “Ландрин“ не подлежащим удовлетворению.

Полагает, что в материалах дела присутствуют доказательства широкой известности потребителю оспариваемого обозначения в отношении продукции “Раффаэлло“, в частности, доказательства того, что продукция “Раффаэлло“ с использованием указанного товарного знака ввозилась на территорию России и продавалась в Российской Федерации.

Обратил внимание на то, что на территории Российской Федерации по меньшей мере с 1999 года осуществлялась реклама продукции “Раффаэлло“ с использованием указанного товарного знака.

Указывает на то, что материалами дела подтверждается, что оспариваемое обозначение действительно очень широко использовалось на продукции правообладателя “Раффаэлло“ на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на международную регистрацию и хорошо известно потребителю именно в связи с указанной продукцией, что подтверждает приобретение рассматриваемым обозначением различительной
способности в результате использования.

В судебном заседании представитель заявителя доводы искового заявления поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в заявлении, просил принять по делу судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Указал на то, что вывод ответчика о том, что оспариваемое обозначение обладает различительной способностью неправомерен, сделан при отсутствии доказательств, которые подтверждали бы приобретение различной способности именно оспариваемым товарным знаком N 798984.

В судебном заседании представитель ответчика и Палаты по патентным спорам считает оспариваемое решение законным и обоснованным.

Считает, что доводы заявителя не обоснованными и не не соответствующими нормам законодательства в области охраны промышленной собственности. Указал на то, что правообладатель документально обосновал, что в силу интенсивного и широкого использования обозначения в качестве средств индивидуализации товаров правообладателя до даты международной регистрации N 798984 оно пробрело различительные признаки, позволяющие выполнить ему отличительную функцию товарного знака. Пояснил, что обозначение стало узнаваемо в силу сочетания формы, цвета и оформления.

В судебном заседании представитель СОРЕМАРТЕК С.А. считает оспариваемое решение законным и обоснованным. В полном объеме поддержал доводы, изложенные представителями ответчика и Палаты по патентным спорам.

Полностью поддержал доводы Роспатента, считает, что подтвердил все обстоятельства необходимые для вывода о приобщении обозначения различительной способностью, в том числе, объемы продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров, указанные в заявке, степень информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов, проведение рекламных кампаний при участии в мероприятиях общероссийской значимости и маркетинговых исследованиях.

В судебном заседании представитель ЗАО “Ферреро Руссия“ считает оспариваемое решение законным и обоснованным. В полном объеме поддержал доводы, изложенные представителями ответчика, Палаты
по патентным спорам, СОРЕМАРТЕК С.А.

Как следует из материалов дела, товарный знак по международной регистрации N 798984 представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде круглой формы в белом, оттенки белого, розовом и бежевом цветовом сочетании.

Правовая охрана международной регистрации N 798984 с конвенционным приоритетом от 11.09.2002 произведена 20.02.2003 в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, на имя SOREMARTEC S.A. Dreve de lArc-en-Ciel 102 B-6700 Schoppach-Arlon, Бельгия.

В Палату по патентным спорам поступило возражение ЗАО “Ландрин“ от 13.12.2007 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации N 798948.

Возражение мотивировано несоответствием правовой охраны требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ от 23.09.1992 N 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 N 166-ФЗ (далее - Закон о товарных знаках), поскольку оспариваемый знак представляет собой изобразительное обозначение, являющееся реалистичным изображением кондитерского изделия, и не обладает различительной способностью.

Оспариваемым решением возражения ЗАО “Ландрин“ от 13.12.2007 были удовлетворены и правовая охрана изобразительного товарного знака по международной регистрации N 798984 на территории Российской Федерации была признана недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: “conflserie, produits en chocolat“.

Сохраняя правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 798984 в отношении товаров 30 класса МКТУ: “conflserie, produits en chocolat“, Палата обоснованно исходила из того, что в силу интенсивного и широкого использования оспариваемого обозначения в качестве средства индивидуализации товаров правообладателя до даты международной регистрации N 798984 оно приобрело различительные признаки,
позволяющие выполнять ему отличительную функцию товарного знака. Обозначение стало узнаваемо в силу сочетания формы, цвета и оформления.

При этом Палата правомерно указала на то, что с учетом даты конвенционного приоритета (11.09.2002) международной регистрации N 798984 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года (далее - Парижская конвенция), указанный выше Закон, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный N 989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее - Правила).

Положениями статьи 6-quinquies B Парижской конвенции установлено, что товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1. Если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2. Если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

В статье 6-quinquies C-(1) Парижской конвенции указано, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Приведенные выше
элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные вышеуказанным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3 (1.1) Правил определено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оценивая представленные правообладателем доказательства, Палата обоснованно отметила, что они свидетельствуют о приобретенной различительной способности изобразительного знака по международной регистрации N 798984 на территории Российской Федерации.

В частности, Палата правомерно сослалась на данные социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук, согласно которой 48% респондентов однозначно идентифицируют оспариваемый знак по международной регистрации N 798984 с конфетами “Рафаэлло“. При этом более половины (54%) респондентов отметили, что познакомились с ним в период 1995 - 2002 гг.

Достоверность и объективность данных социологической экспертизы Института социологии Российской академии наук заявителем не опровергнуты.

Также обоснованно Палата указала на то, что начиная с 1996 года различные компании (Торговый дом “Каравай“, г. Красноярск,
ЗАО “Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург“, г. Екатеринбург, ООО “Бахетле-1“, г. Казань, ООО “Виват-трейд“, г. Пермь, ООО “Роза“, г. Самара, ООО “Росток“, г. Ростов-на-Дону, ООО “Торгсервис“, г. Таганрог и т.д.) осуществляли розничную реализацию конфет под названием “Рафаэлло“ российским потребителям.

При этом, география розничной реализации продукции в крупных региональных центрах России (Центральная Россия, Урал, Сибирь, Поволжье, Юг России) сама по себе опровергает ссылку заявителя на то, что распространение продукции в 5 субъектах РФ недостаточно для вывода о широком использовании оспариваемого обозначения в России.

Факт реализации конфет, содержащих на упаковке изображение товарного знака, не отрицался заявителем в судебном заседании. В то же время, заявитель обращает внимание на то, что указанное изображение размещалось на упаковках в комбинации с иными элементами, также имеющими правовую охрану, что не позволяет сделать определенный вывод о том, что именно это изображение (а не иные элементы) приобрело различительную способность.

Данный довод заявителя не основан на законе. Суд соглашается с позицией представителей Роспатента, согласно которой не запрещено использование нескольких товарных знаков в различных сочетаниях, а размещение товарного знака по международной регистрации N 798984 в сочетании с иными товарными знаками правообладателя лишь усиливает его различительную способность.

В Палату по патентным спорам и в суд правообладателем представлены и многочисленные материалы, подтверждающие то, что продукция, содержащая изображение оспариваемого товарного знака, широко рекламировалась на российском рынке, в том числе и в виде рекламных роликов на общероссийских телевизионных каналах (ОРТ/Первый канал, НТВ, РТР/Россия, СТС, ТНТ и др.). В силу этого, не основан на материалах дела довод заявителя о том, что содержащая изображение оспариваемого товарного знака продукция рекламировалась только в пределах Московского региона.

При
таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает обоснованным и основанным на законе вывод Роспатента об отсутствии оснований для удовлетворения возражения ЗАО “Ландрин“ в отношении товаров 30 класса МКТУ: “conflserie, produits en chocolat“.

Согласно п. 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 по результатам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ выносит постановление, которым отменяет судебный акт первой инстанции с указанием обстоятельств, послуживших основаниями для отмены судебного акта (часть 4 статьи 270 Кодекса), и принимает новый судебный акт.

Принимая во внимание вышеизложенное и, руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, ч. 4 ст. 270, 271 АПК РФ суд

постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.06.2009 по делу N А40-3631/09-93-28 отменить.

Отказать в удовлетворении заявления ЗАО “Ландрин“ о признании недействительным Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.10.2008, принятое по результатам коллегиального рассмотрения на заседании 05.08.2008 Коллегии Палаты по патентным спорам в части отказа в удовлетворении возражения ЗАО “Ландрин“ от 13.12.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 798984 на территории РФ в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: сладости и изделия из шоколада.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Э.В.ЯКУТОВ

Судьи:

С.Л.ЗАХАРОВ

В.А.СВИРИДОВ