Решения и постановления судов

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2010 N 09АП-7107/2010-АК по делу N А40-166607/09-110-1056 Требования о признании недействительным решения об отказе в государственной регистрации обозначения и обязании Роспатента зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака удовлетворены, поскольку представлены доказательства наличия у рассматриваемого обозначения различительной способности.

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2010 г. N 09АП-7107/2010-АК

Дело N А40-166607/09-110-1056

Резолютивная часть постановления объявлена 08.06.2010

Полный текст постановления изготовлен 18.06.2010

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Якутова Э.В.

судей: Поташовой Ж.В.

Пронниковой Е.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Степкиным М.С.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк., США на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2010 по делу N А40-166607/09-110-1056 судьи Хохлова В.А.,

по заявлению Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк.

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, ФГУ “Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам“

о признании
недействительным решения

при участии:

от заявителя: Попеленский Н.К. по дов. от 16.11.2009, паспорт <...>

от ответчиков: Роспатент, Слепенков А.С. по дов. от 18.01.2010 N 41-78-12, паспорт <...>

ФИПС, Слепенков А.С. по дов. от 09.11.2009 N 10/25-749/41, паспорт <...>

установил:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2010 Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк. (далее - Компания) было отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) N 2006724703/50(975293) от 04.09.2009; обязании Роспатента удовлетворить возражение, поданное Заявителем 13.10.2008 против решения об отказе в государственной регистрации по заявке N 2006724703/50(975293); обязании Роспатента отменить решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2006724703/50 и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания).

Компания не согласилась с решением и обратилась с апелляционной жалобой, в которой считает, что решение является незаконным и необоснованным и подлежит отмене, поскольку суд в неполном объеме выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела; суд неправильно применил нормы материального права; решение вынесено с нарушением норм процессуального права.

Просит отменить решение полностью и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Отзывы на апелляционную жалобу ответчиками не представлены.

В судебном заседании представитель Компании доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Указал, что заявленное заявителем на регистрацию обозначение обладает различительной способностью, в связи с чем, решение Роспатента от 09.09.2009 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6
Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ (далее - Закон о ТЗ).

Представитель ответчика поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считая их необоснованными, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы.

Считает, что элемент “W“ не обладает отличительной способностью, так как это отдельно взятая буква латинского алфавита.

Полагает, что элемент “HOTELS“, расположенный в оспариваемом обозначении под элементом “W“, также не обладает различительной способностью в силу того, что является указанием на вид услуг - услуги гостиниц.

Заявил, что довод заявителя об отсутствии у слова “hotels“ смыслового значения является необоснованным, поскольку это множественная форма от слова “hotel“ - отель, гостиница. Считает, что довод заявителя о том, что оспариваемое обозначение приобрело “достаточную различительную способность“ в результате фактического использования не обоснован.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит отмене на основании п. 3 ч. 1 ст. 270 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, 29.08.2006 Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк. направила в ФГУ “ФИПС“ заявку N 2006724702/50 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения для услуг 41, 43, 44 классов МКТУ.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из расположенных на фоне черного квадрата буквы латинского алфавита “W“ и словесного элемента “HOTELS“, выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения ФИПС было принято решение от 18.08.2008 об отказе в государственной
регистрации товарного знака.

Решением Роспатента от 09.09.2009 заявителю было отказано в удовлетворении возражения на отказ ФИПС в государственной регистрации товарного знака.

Отказывая в удовлетворении заявленных Компанией требований, суд первой инстанции согласился с выводами Роспатента об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

При этом суд указал на то, что в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 и зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 25.03.2003 (далее - Правила) к обозначениям, не обладающим различительной способностью относятся, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера;

- обозначения, характеризующие товары, указывающие на их вид, назначение.

Анализируя заявленное обозначение, суд первой инстанции отметил, что в связи с тем, что элемент “W“ представляет собой обычную букву латинского алфавита, выполненную стандартным шрифтом, данный элемент, очевидным образом, не обладает различительной способностью.

Оценивая довод заявителя о том, что данный элемент будет неоднозначно восприниматься потребителем (в качестве “графика“, “ломаной линии“) в силу его “оригинального графического исполнения“, суд признал его необоснованным, указав на то, что элемент “W“ не имеет какого-либо характерного графического исполнения, который бы давал качественно иной уровень восприятия данного элемента, отличный от его восприятия кроме как буквы латинского алфавита “W“.

Суд также отметил, что довод заявителя о том, что элемент “W“ будет по-разному произноситься потребителем, не опровергает вывод Роспатента об отсутствии у данного элемента различительной способности. Напротив, данное обстоятельство, по
мнению суда, в большей степени свидетельствует о том, что элемент “W“ не способен выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака - отличать товары и услуги различных производителей.

Оценивая словесный элемент “HOTELS“, расположенный в оспариваемом обозначении под элементом “W“, суд обратил внимание на то, что он также не обладает различительной способностью в силу того, что является указанием на вид услуг - услуги гостиниц (слово “hotels“ переводится с английского как “гостиницы“, “отели“).

При этом суд признал необоснованным довод заявителя об отсутствии у слова “hotels“ смыслового значения, указав на то, что слово “hotels“ является множественным числом слова “hotel“ - отель, гостиница (по общему правилу английского языка множественное число слова образуется путем присоединения буквы “s“ к окончанию данного слова).

Судом опровергнут и довод заявителя о том, что оспариваемое обозначение представляет собой оригинальную композицию, обладающую самостоятельным значением, поскольку, как посчитал суд, в силу отсутствия какого-либо характерного графического исполнения данная композиция очевидным, образом, не создает качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в нее элементов.

Оценивая довод заявителя о том, что оспариваемое обозначение приобрело “достаточную различительную способность“ в результате фактического использования, суд посчитал, что заявителем не были представлены доказательства приобретения у оспариваемого обозначения различительной способности на территории Российской Федерации, где испрашивается правовая охрана.

При этом указал на то, что на основании статьи 6 quinquies C Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), абз. 7 пункта 1 статьи 6 Закона о ТЗ допускается регистрация описательных обозначений или обозначений, представляющих собой отдельные буквы в том случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их фактического использования.
В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил ТЗ доказательства приобретения заявителем различительной способности представляются заявителем.

Согласно пункту 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Методические рекомендации), при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением

- а также иные сведения.

Давая оценку представленным заявителем в доказательство приобретения различительной способности материалам (выписки из журналов, распечатки из сети Интернет), суд указал на то, что данные материалы относятся к более позднему периоду, чем дата подачи заявки на оспариваемый товарный знак - 29.08.2006, либо вообще не содержат сведений, позволяющих определить дату их возникновения, а также на то, что представленные документы содержат сведения о деятельности заявителя за пределами Российской Федерации, в связи, с чем не могут свидетельствовать о приобретении различительной способности заявленного обозначения в России, где испрашивается правовая охрана.

В то же время, судом не учтено следующее.

В силу требований статьи 6 quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, приведенными в данной статье.

Поскольку товарный знак тождествен товарному знаку, первоначально зарегистрированному 22.04.2008 в США, к используемому на территории Российской Федерации знаку
должен применяться пункт B статьи 6 quinquies Парижской конвенции, согласно которому товарные знаки, подпадающие под действие этой статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку, и в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность.

Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Однако сохраняется применение статьи 10 bis.

Исходя из пункта C указанной статьи Парижской конвенции, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства.

Из материалов дела следует, что Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк. является владельцем сети отелей в различных странах мира. Тождественное обозначение, состоящее из тех же элементов, получило правовую охрану в целом ряде стран: США, Эстонии, Грузии, Хорватии, Черногории, Сербии, Сирии.

Решением Роспатента от 03.03.2010 в соответствии с Мадридским соглашением и протоколом к нему предоставлена правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 965454.

При этом то обстоятельство, что решение о признании правовой охраны международного товарного знака на территории РФ было принято Роспатентом после вынесения оспариваемого отказа в государственной
регистрации не может повлиять на вывод о наличии у рассматриваемого обозначения различительной способности.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает необоснованным и не основанным на законе вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк. требований.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 270, 271 АПК РФ, арбитражный суд

постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2010 по делу N А40-166607/09-110-1056 отменить.

Признать недействительным решение Роспатента от 04.09.2009 N 2006724703/50(975293).

Обязать Роспатент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем государственной регистрации обозначения по заявке N 2006724703/50(975293).

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Э.В.ЯКУТОВ

Судьи:

Ж.В.ПОТАШОВА

Е.В.ПРОННИКОВА