Решения и постановления судов

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2010 N 09АП-14671/2010-АК по делу N А40-172149/09-51-1262 Заявление о признании недействительным решения уполномоченного органа об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку удовлетворено правомерно, поскольку доказано сходство до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков в отношении указанных однородных товаров и услуг, в связи с чем правовая охрана товарного знака осуществлена с нарушением норм Закона о товарных знаках.

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2010 г. N 09АП-14671/2010-АК

Дело N А40-172149/09-51-1262

Резолютивная часть постановления объявлена 20.07.2010

Постановление в полном объеме изготовлено 27.07.2010

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей: Якутова Э.В., Веклича Б.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Титаренковым В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО “Рубеж-Плюс Регион“

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.04.2010

по делу N А40-172149/09-51-1262 судьи Васильевой Т.В.

по заявлению ООО “Рубеж-Плюс Регион“

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенту),

третьи лица: ФГУ “Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам“, ООО “Торговый Дом “БП-Инза“

о признании недействительным решения Роспатента,

при участии в
судебном заседании:

представителей заявителя Родиной Н.В. по доверенности от 11.01.2010, паспорт <...>, Чупрыгина С.В. по доверенности от 11.01.2010, удостоверение N 5362,

представителя Роспатента Шеманина Я.А. по доверенности от 09.11.2009, удостоверение N 395-30,

представителя ФГУ “ФИПС“ Шеманина Я.А. по доверенности от 20.01.2010, удостоверение N 395-30,

представитель ООО “Торговый Дом “БП-Инза“ не явился, извещен,

установил:

ООО “Рубеж - Плюс Регион“ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.09.2009 N 2006735134/50(964862) об отказе в удовлетворении возражений ООО “Рубеж - Плюс Регион“ против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 355063, признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 355063 (по заявке 2006735134) недействительным полностью, а также обязании Роспатента устранить допущенное нарушение прав и законных интересов ООО “Рубеж - Плюс Регион“ путем аннулирования свидетельства на товарный знак N 355063, зарегистрированный 16.07.2008 с датой приоритета 04.12.2006, а также запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Решением от 06.04.2010, принятым по настоящему делу, суд отказал в удовлетворении заявления ООО “Рубеж - Плюс Регион“ о признании недействительным решения Роспатента от 18.09.2009 N 2006735134/50(964862) об отказе в удовлетворении возражений ООО “Рубеж - Плюс Регион“ против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 355063,
и обязании Роспатент устранить допущенное нарушение прав ООО “Рубеж - Плюс Регион“.

В обоснование принятого решения суд сослался на законность и обоснованность оспариваемого решения Роспатента, принимая во внимание отсутствие сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков. Суд пришел к выводу, что в оспариваемом товарном знаке элемент “Павел Романов“ является сильным, при этом он очевидным образом не является сходным до степени смешения с противопоставленными словесными товарными знаками “Шеф-повар“.

В части требования о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 355063 (по заявке 2006735134) недействительным производство по делу судом первой инстанции прекращено в связи с неподведомственностью спора в данной части арбитражному суду, исходя из того, что такое требование подлежит рассмотрению федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Не согласившись с данным решением суда первой инстанции, заявитель в апелляционной жалобе просит его отменить, считая, что судом неправильно применены нормы материального и процессуального права и неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела. При этом податель жалобы ссылается на то, что анализ спорных обозначений, проведенный в порядке, установленном Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрации товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, свидетельствует о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков до степени смешения, и, следовательно, о несоответствии оспариваемого решения Роспатента нормам
Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“. По мнению заявителя, несмотря на отдельные незначительные отличия, обозначение оспариваемого товарного знака “ШЕФЪ-ПОВАР Павел Романов“ ассоциируется в целом с обозначениями товарных знаков “ШЕФ-ПОВАР“ за счет нивелирования слов Павел Романов в словесном элементе оспариваемого товарного знака, схожего графического выполнения словесных элементов, значительных размеров слов “ШЕФЪ-ПОВАР“ в обозначении товарного знака, наличия звукового и смыслового сходства словесных элементов сопоставляемых товарных знаков. Полагает, что охраноспособность элемента “ШЕФ-ПОВАР“ (практически тождественного элементу “ШЕФЪ-ПОВАР“) подтверждена вступившими в законную силу судебными актами арбитражных судов по делам N А40-9832/08-51-101, N А40-2659/08-93-15, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака, а равно и оставление регистрации в силе, с указанием на то, что элемент “ШЕФЪ-ПОВАР“ является неохраноспособным, напрямую свидетельствует о незаконности решения Роспатента, поскольку оно противоречит указанным судебным актам.

Представитель Роспатента и ФГУ ФИПС в судебном заседании доводы апелляционной жалобы не признал, просил оставить решение суда без изменения, считая его законным и обоснованным. Указал, что сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков свидетельствует об отсутствии их сходства до степени смешения, поскольку оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент “Павел Романов“, который удлиняет его звуковой ряд, и придает товарному знаку в целом отличное от противопоставленных товарных знаков звучание и
восприятие. Считает, что в оспариваемом товарном знаке сильным элементом является “Павел Романов“; оспариваемый товарный знак включает изображение повара, а также букву Ъ, наличие которой способствует формированию у потребителя ассоциации с позитивно оцениваемым дореволюционным периодом времени, возрождением традиций и старорусским качеством продукции.

Представитель третьего лица - ООО “ТД “БП-Инза“, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явился.

В отсутствие возражений со стороны представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, апелляционный суд рассмотрел дело в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя указанного лица.

Изучив материалы дела, доводы жалобы, заслушав представителя заявителя, просившего отменить обжалуемый судебный акт, представителя Роспатента и ФГУ ФИПС, просившего оставить решение суда без изменения, апелляционный суд пришел к выводу о необходимости отмены обжалуемого судебного акта, исходя из нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела, оспариваемый товарный знак по заявке N 2006735134/50 с приоритетом от 04.12.2006 зарегистрирован за номером 355063 на имя ООО “ТД “БП-Инза“ в отношении товаров и услуг 29, 35, 40, 43 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания “ШЕФЪ-ПОВАР Павел Романов“, выполненного в кириллическом написании оригинальным образом на фоне изобразительных элементов: праздничной ленты и портрета. Словесный элемент “ШЕФЪ-ПОВАР“ не является предметом самостоятельной правовой охраны. Знак охраняется в красном,
белом, зеленом, желтом, коричневом, черном, телесном и сером цветовом сочетании.

ООО “Рубеж - Регион Плюс“ принадлежат исключительные права на словесные товарные знаки: “ШЕФ-ПОВАР“ по свидетельству N 203086 с датой приоритета 19.05.1999 (далее - товарный знак 1), “Шеф-Повар“ - по свидетельству N 259146 с датой приоритета 29.11.2002 (далее - товарный знак 2).

ООО “Рубеж - Регион Плюс“ 15.09.2008 в Палату поданы возражения о том, что регистрация N 355063 товарного знака произведена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ (в редакции от 11.12.2002).

Оспариваемым решением от 18.09.2009 ответчик отказал в удовлетворении возражений заявителя, оставив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N 355063.

Апелляционный суд считает указанное решение Роспатента незаконным и нарушающим права и законные интересы заявителя, основываясь на следующем.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ (в редакции от 11.12.2002) в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 28 названного Закона предоставление правовой
охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 и пунктом 3 статьи 7 настоящего Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 настоящего Закона.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным по основанию, указанному в пункте 1 статьи 7 Закона о товарных знаках, при одновременном наличии следующих обстоятельств: наличии тождества либо сходства до степени смешения товарных знаков; при однородности товаров, применительно к которым зарегистрированы конкурирующие товарные знаки; при более раннем приоритете защищаемого товарного знака.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Согласно Информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122 от 13.12.2007, вопрос о сходстве
до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (п. 13). Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Подпунктом 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При этом сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Подпункт а) пункта 14.4.2.2 Правил устанавливает следующие критерии оценки степени фонетического сходства: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

В настоящем случае анализ фонетического сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что оспариваемый товарный знак содержит
словесный элемент “ШЕФЪ-ПОВАР Павел Романов“, товарные знаки Общества состоят из словесных элементов “Шеф-Повар“.

Таким образом, в силу пп. “а“ п. 14.4.2.2 Правил оспариваемый товарный знак фонетически схож с товарными знаками Общества, так как в него входят обозначения товарных знаков Общества.

В силу пп. “б“ п. 14.4.2.2 Правил графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написано слово, цвет.

Графически словесный элемент оспариваемого товарного знака выполнен в схожей манере с товарными знаками заявителя: словесные элементы “шеф-повар“ выполнены кириллицей, текст оформлен жирным шрифтом (как и в товарном знаке 1 Общества), размер букв при визуальном восприятии примерно совпадает, также написание слов шеф-повар выполнено одинаково с товарным знаком 1 Общества заглавными буквами, и схоже с товарным знаком 2 Общества, буквы расположены по дуге (в результате написания слова в товарном знаке 2 Общества с уменьшением букв к середине слова также создается впечатление расположения слова по дуге), буквы расположены одинаково друг к другу на небольшом расстоянии.

Словесный элемент “ШЕФЪ-ПОВАР Павел Романов“ также графически сходен в общем зрительном впечатлении со словесными товарными знаками Общества за счет отделения и нивелирования слов Павел Романов в оспариваемом товарном знаке с помощью следующих графических средств:
1) расположение слов Павел Романов внизу слов ШЕФЪ-ПОВАР, 2) разного написания слов ШЕФЪ-ПОВАР к Павел Романов: размер шрифта слов ШЕФЪ-ПОВАР более крупный, слова ШЕФЪ-ПОВАР выполнены жирным печатным шрифтом без наклона, размер шрифта слов Павел Романов более мелкий, выполнен прописными буквами с наклоном без выделения жирным, 3) написания слов ШЕФЪ-ПОВАР и Павел Романов разными цветами, выполнения слов Павел Романов невзрачным, менее контрастным желтым цветом.

Таким образом, имеется графическое сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков заявителя в силу пп. “б“ п. 14.4.2.2 Правил.

Далее, что касается смыслового (семантического) сходства.

В силу пп. “в“ п. 14.4.2.2 Правил смысловое сходство определяет подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Оба словесных обозначения “ШЕФЪ-ПОВАР Павел Романов“ оспариваемого товарного знака и “ШЕФ-ПОВАР“ товарных знаков Общества обозначают человека, занимающегося приготовлением пищи, возглавляющего данный процесс.

Словесный элемент Павел Романов не меняет общее содержание словесного элемента “ШЕФЪ-ПОВАР“, не внося в смысловое значение “ШЕФ-ПОВАР“, обозначающего принадлежность лица к профессиональной группе, ничего нового.

Данный признак в силу пп. “в“ п. 14.4.2.2 Правил определяет смысловое сходство оспариваемого товарного знака с товарными знаками Общества.

Согласно п. 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы по признакам, указанным в п. п. 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил. Также в силу п. 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы по признакам, указанным в пп. “а“ - “г“ п. 14.4.2.2 Правил.

Таким образом, на основании п. 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил при анализе сходства до степени смешения обозначений оспариваемого товарного знака по признакам п. 14.4.2.2 Правил изобразительный элемент оспариваемого товарного знака учитываться и анализироваться не должен, так как сравнить графический элемент комбинированного товарного знака со словесными товарными знаками невозможно по признакам п. 14.4.2.3 ввиду отсутствия графических элементов в словесных товарных знаках.

Изложенное свидетельствует о наличии звукового, графического и смысловое сходства оспариваемого товарного знака и товарных знаков Общества.

В силу п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Несмотря на отдельные отличия, обозначение оспариваемого товарного знака “ШЕФЪ-ПОВАР Павел Романов“ ассоциируется в целом с обозначениями товарных знаков “ШЕФ-ПОВАР“ заявителя за счет нивелирования слов “Павел Романов“ в словесном элементе оспариваемого товарного знака, схожего графического выполнения словесных элементов, значительных размеров слов “ШЕФЪ-ПОВАР“ в обозначении товарного знака, наличия звукового и смыслового сходства словесных элементов сопоставляемых товарных знаков.

Следует также отметить, что словесный элемент “Павел Романов“ отделен от элемента “ШЕФЪ-ПОВАР“ и нивелирован за счет изобразительных приемов, делающих его для потребителя менее заметным, чем словесный элемент “ШЕФЪ-ПОВАР“.

Также внимание потребителя концентрируется на самостоятельном элементе “ШЕФЪ-ПОВАР“ за счет выполнения его более крупным шрифтом. Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки Общества схожи как по размерам, так и по исполнению шрифта, и у потребителя создается общая ассоциация оспариваемого товарного знака с товарными знаками Общества.

В силу п. 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно п. 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство от 27.03.1997 N 26 при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов.

Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр объекта).

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, т.к. он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В настоящем случае, как было указано выше, словесный элемент “ШЕФЪ-ПОВАР“ является основным, доминирующим элементом оспариваемого товарного знака, и именно на нем акцентируется внимание потребителя.

При таких обстоятельствах нельзя признать правомерным вывод Роспатента относительно того, что в оспариваемом товарном знаке сильным элементом является “Павел Романов“.

Согласно п. 4.2.1.3 Методических рекомендаций в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы не носят описательного характера. При этом согласно п. 4.2.1.3 Методических рекомендаций к слабым элементам относятся в том числе неохраноспособные обозначения.

Между тем охраноспособность элемента “ШЕФ-ПОВАР“ подтверждена вступившими в законную силу судебными актами арбитражных судов по делам N А40-9832/08-51-101 и N А40-2659/08-93-15.

В силу п. 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии со ст. 4 Закона о товарных знаках право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

В силу вышеприведенного пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Вместе с тем, рассматривая в настоящем случае вопрос об установлении однородности товаров, представляется неправомерным ограничиться лишь анализом наличия общих признаков указанных товаров по роду, виду материала, из которого они изготовлены.

Следует отметить, что товары 29 класса МКТУ - овощи консервированные в отношении оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами “овощи, подвергнутые тепловой обработке“ товарного знака 2 Общества. Это связано с тем, что данные товары входят в одну группу товаров - овощи, подверженные тепловой обработке; представляют один вид товаров и являются взаимозаменяемыми, являются товарами массового потребления. Учитывая низкую степень внимательности потребителя при приобретении продуктов, создается не только возможность, но и неизбежность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

Являются однородными товары 29 класса МКТУ продукты рыбные, рыба консервированная в отношении оспариваемого товарного знака и рыбные пищевые продукты, рыба (за исключением живой) в отношении товарного знака 1 заявителя, а также рыба (неживая) товарного знака 2 заявителя. Товары “рыба, за исключением живой“, а также “рыба неживая“, в отношении товарных знаков Общества включают в себя продукты рыбные, рыбу консервированную, которые зарегистрированы в отношении оспариваемого товарного знака, т.е. данные товары имеют одно назначение. Однородными являются также товары 29 класса МКТУ: мясо; мясо консервированное; птица домашняя (неживая); свинина в отношении оспариваемого товарного знака и мясо товарного знака 1 заявителя; мозг костный пищевой в отношении оспариваемого товарного знака и субпродукты в отношении товарного знака 2 Общества. Это связано с тем, что они в части совпадают (в части товара - мясо), а также товары мясо включают товары оспариваемого товарного знака мясо консервированное; птица домашняя (неживая); свинина; мозг костный пищевой относится к субпродуктам.

Также услуги 35, 40 и 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 29, 30, 31 и 32 классов товаров МКТУ в отношении товарных знаков заявителя, принимая во внимание, что указанные услуги связаны с реализацией пищевых продуктов и их распространением, а для потребителя процесс оказания услуги, рекламы неразрывно связан с самим товаром. Учитывая изложенное, имеется вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности оказываемых услуг 35, 40 и 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака одному производителю, выпускающему товары под товарными знаками Общества.

Все изложенные обстоятельства в их совокупности и взаимосвязи свидетельствуют о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, в отношении указанных однородных товаров и услуг, в связи с чем правовая охраны товарного знака N 355063 осуществлена с нарушением п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках.

При таких обстоятельствах решение Роспатента от 18.09.2009 об отказе в удовлетворении возражений ООО “Рубеж - Плюс Регион“ против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 355063 является незаконным и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя.

В соответствии со ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В настоящем случае в силу изложенного выше оспариваемое решение Роспатента подлежит признанию недействительным как не соответствующее закону и нарушающее права и охраняемые законом интересы заявителя,

Как разъяснено в пункте 53 Постановления совместного Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 5/29 “О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ“, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При этом отмечено, что в рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

В настоящем случае, учитывая изложенное, апелляционный суд в соответствии с приведенными нормами считает необходимым обязать Роспатент устранить нарушение прав заявителя путем аннулирования в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ записи о регистрации товарного знака по свидетельству N 355063.

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции подлежит изменению в связи с несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Что касается требования заявителя о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 355063 (по заявке 2006735134) недействительным, то оно неподведомственно арбитражному суду, на что правомерно указано судом первой инстанции, обоснованно прекратившим производство по делу в данной части, исходя из того, что такое требование подлежит рассмотрению федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В данной части обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, суд

постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.04.2010 по делу N А40-172149/09-51-1262 изменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.09.2009 N 2006735134/50(964862) об отказе в удовлетворении возражений ООО “Рубеж - Плюс Регион“ против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 355063.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам устранить допущенное нарушение прав ООО “Рубеж - Плюс Регион“ путем аннулирования в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации записи о регистрации товарного знака по свидетельству N 355063.

В остальной части решение Арбитражного суда г. Москвы оставить без изменения.

Возвратить ООО “Рубеж - Плюс Регион“ из федерального бюджета уплаченную при подаче заявления госпошлину в сумме 6000 рублей и уплаченную при подаче апелляционной жалобы госпошлину в сумме 2000 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Е.В.ПРОННИКОВА

Судьи:

Э.В.ЯКУТОВ

Б.С.ВЕКЛИЧ