Решения и определения судов

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2010 N 09АП-14542/2010-АК по делу N А40-4329/10-12-16 Заявление о признании недействительным решения патентного органа о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака удовлетворено правомерно, так как оспариваемое решение было принято в отсутствие правообладателя, не извещенного о месте и времени рассмотрения заявления.

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2010 г. N 09АП-14542/2010-АК

Дело N А40-4329/10-12-16

Резолютивная часть постановления объявлена 08 июля 2010 года

Постановление в полном объеме изготовлено 15 июля 2010 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей: Веклича Б.С., Якутова Э.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коваленко В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2010

по делу N А40-4329/10-12-16 судьи Чадова А.С.,

по заявлению ООО “Компания “ОКСИТЕХ“

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третьи лица: 1) ЗАО “Экстра“, 2) ФГУ “Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам“,

о признании недействительным решения от 30.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака,

при участии в судебном заседании:

представителя заявителя Кочергина В.К., паспорт, приказ от 28.06.2010 N 5пр,

представителя ответчика Шеманина Я.А. по доверенности от 09.11.2009, удостоверение N 359-30,

представителя ФГУ “ФИПС Роспатента“ Шеманина Я.А. по доверенности от 20.01.2010, удостоверение N 359-30,

представитель ЗАО “Экстра“ - не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью “Компания “ОКСИТЕХ“ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 232602.

Решением от 28.04.2010, принятым по настоящему делу, Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявленные ООО “Компания “ОКСИТЕХ“ требования, признав оспариваемое решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 232602 недействительным, а также обязав Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам устранить нарушение прав и законных интересов заявителя в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу.

В обоснование принятого решения суд первой инстанции указал, что оспариваемое решение вынесено ответчиком с нарушением норм Гражданского кодекса Российской Федерации и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя, поскольку у ответчика отсутствовали законные основания для удовлетворения заявления ЗАО “Экстра“ о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом “ОКСИ“ по свидетельству N 232602 в отношении всех указанных в перечне товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления. При этом суд пришел
к выводу о нарушении ответчиком процедуры рассмотрения заявления ЗАО “Экстра“, поскольку правообладатель не был надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения возражений.

Не согласившись с данным решением суда первой инстанции, ответчик в апелляционной жалобе просит его отменить, считая, что нарушены нормы процессуального права, не применен закон, подлежащий применению, а выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. В апелляционной жалобе приводит доводы о том, что заявителем не представлены доказательства, подтверждающие использование оспариваемого товарного знака для индивидуализации услуг, содержащихся в перечне товарного знака N 232602. Заявителем были представлены доказательства использования товарного знака только в отношении товара “минеральная вода“ 32 класса МКТУ, вместе с тем, считает, что представленные доказательства не подтверждают использование заявителем оспариваемого товарного знака в исследуемый период (с 24 марта 2005 года по 23 марта 2008 года включительно) в отношении названного товара. Указывает также на пропуск заявителем срока на обжалование оспариваемого решения.

Представитель ФГУ “ФИПС“ в судебном заседании доводы и требования апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда отменить, как незаконное и необоснованное, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель заявителя в отзыве на апелляционную жалобу и судебном заседании возражал против доводов и требований апелляционной жалобы, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения. При этом ссылается на то, что товарный знак по свидетельству N 232602 используется ООО “Компания “ОКСИТЕХ“ в полном объеме.

Представитель третьего лица - ЗАО “Экстра“ в судебное заседание не явился, через канцелярию суда представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит рассмотреть жалобу в отсутствие представителя Общества, а также возражает против удовлетворения апелляционной жалобы. Указывает, что решение Роспатента от
30.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака “ОКСИ“, по свидетельству N 232602, было принято ошибочно.

Суд апелляционной инстанции, располагая доказательствами надлежащего извещения ЗАО “Экстра“ о времени и месте судебного заседания, при отсутствии возражений со стороны явившихся в судебное заседание сторон, рассмотрел дело в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителя названного третьего лица.

Изучив материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, поддержавших в судебном заседании свои доводы и требования, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемый судебный акт подлежит изменению, исходя из нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела, комбинированный товарный знак со словесным элементом “ОКСИ“ зарегистрирован Роспатентом в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.12.2002 по заявке N 2001714171 с приоритетом от 14.05.2001 на имя ООО “Компания “ОКСИТЕХ“ в отношении товаров 05 класса МКТУ “ветеринарные препараты“, 32 класса МКТУ “пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков“, 33 класса МКТУ “алкогольные напитки (за исключением пива“, 42 класса МКТУ “обеспечение пищевыми продуктами и напитками; промышленные и научные исследования и разработки“.

ЗАО “Экстра“ 26.03.2008 обратилось в Палату по патентным спорам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом “ОКСИ“ по свидетельству N 232602 в отношении всех указанных в перечне товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.12.2008 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 232602 досрочно частично прекращена,
при сохранении ее действия в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Полагая, что указанным решением нарушаются его права и законные интересы, ООО “Компания “ОКСИТЕХ“ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением по настоящему делу.

Довод апелляционной жалобы ответчика о пропуске ООО “Компания “ОКСИТЕХ“ срока на обжалование ненормативного акта Роспатента судом апелляционной инстанции признается несостоятельным.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Из материалов дела следует, что о принятом Роспатентом решении от 30.12.2008 заявителю стало известно 26.11.2009 при обращении в Торгово-промышленную палату Краснодарского края с заявлением о продлении права регистрации товарного знака, которая, сославшись на принятие оспариваемого решения от 30.12.2008, отказала в продлении письмом от 26.11.2009 N 1070.

В силу положений ч. 2 ст. 117 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными.

В настоящем случае заявителем представлены достаточные доказательства, свидетельствующие о наличии реальных препятствий для осуществления им права на судебную защиту, а также ходатайство о восстановлении пропущенного срока для подачи заявления о признании незаконным оспариваемого решения с указанием вышеприведенной причины.

Оценив представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об уважительности причин пропуска заявителем срока на обжалование, поскольку, узнав 26.11.2009 о нарушении его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, Общество с учетом положений ч. 4 ст. 198 АПК РФ должно было обратиться в арбитражный суд не позднее
26.03.2010, и с заявлением по настоящему делу, согласно штампу входящей корреспонденции на лицевой стороне заявления, Общество обратилось в январе 2010 года, то есть в пределах установленного ч. 4 ст. 198 АПК РФ срока на обжалование.

При таких данных заявление ООО “Компания “ОКСИТЕХ“ об оспаривании решения Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.12.2008 правомерно рассмотрено судом первой инстанции по существу.

Удовлетворяя заявленные Обществом требования, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что в соответствии с ч. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

При этом согласно ч. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно положениям частей 2 и 3 названной статьи, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование
товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Согласно п. 3.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, экземпляр возражения или экземпляр заявления вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению направляется обладателю исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак или обладателю свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара с предложением до даты проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам представить отзыв в Палату по патентным спорам и лицу, подавшему возражение или заявление.

Как достоверно установлено судом и следует из материалов дела, 22.04.2008 Палатой по патентным спорам в адрес ООО “Компания “ОКСИТЕХ“ (350000, г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 45) и в адрес для переписки (352120, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 8) в установленном порядке были направлены уведомления о поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 232602.

27.08.2008 Палатой по патентным спорам по тем же адресам были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 08.12.2008.

Конверты, направленные в адрес ООО “Компания “ОКСИТЕХ“, вернулись с пометкой “выбытие адресата“, в связи с чем ответчик посчитал данное обстоятельство надлежащим уведомлением о времени и месте рассмотрения поданного заявления, и рассмотрел заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 232602
без участия представителя правообладателя, соответственно, без отзыва на заявление и документов, подтверждающих использование товарного знака в спорный период.

В обоснование правомерности рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 232602 без участия представителя правообладателя ответчик указывал на то, что направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака по свидетельству N 232602 о поступившем заявлении ЗАО “Экстра“ от 26.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Суд апелляционной инстанции, оценив в совокупности обстоятельства дела и имеющиеся в материалах дела доказательства, соглашается с выводом суда о нарушении ответчиком процедуры рассмотрения заявления ЗАО “Экстра“ от 26.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству N 232602.

В силу п. 4.3 Правил участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может лицо, подавшее возражение или заявление, и/или его представитель, обладатель авторского свидетельства и свидетельства СССР, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара и/или его представитель, в необходимых случаях лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы.

При этом неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Коллегия, признав невозможность рассмотрения дела на данном заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, имеющих право участвовать в рассмотрении дела, вправе перенести дату проведения заседания коллегии.

В то же время в соответствии с п. 5.2 названных Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, предусмотренное п. 1.12
настоящих Правил, Палата вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Однако представляется очевидным, что означенное решение может быть принято Палатой в отсутствие правообладателя, извещенного надлежащим образом о месте и времени рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Вместе с тем в настоящем случае решение было принято Палатой в отсутствие правообладателя, не извещенного о месте и времени рассмотрения заявления.

Из материалов дела следует, что ООО “Компания “ОКСИТЕХ“ изменило свой почтовый адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 45 на новый: 350031, г. Краснодар, пос. Березовый, стр. М, о чем уведомило ответчика письмом от 06.06.2007 N 45, то есть задолго до подачи заявления ЗАО “Экстра“ от 26.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству N 232602.

Между тем по указанному адресу Палатой не было направлено уведомление, что не оспаривается и самим ответчиком.

Суд первой инстанции правильно посчитал данное обстоятельство нарушением процессуальных прав заявителя, поскольку неуведомление о рассмотрении заявления ЗАО “Экстра“ лишило заявителя права документально опровергнуть доводы, изложенные в поданном заявлении, и представить соответствующие доказательства использования товарного знака.

Указанные процессуальные нарушения являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть заявление ЗАО “Экстра“ от 26.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству N 232602.

В соответствии с п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 “О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации“ при
рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

При таких обстоятельствах вывод суда о незаконности оспариваемого решения Роспатента ввиду нарушения процедуры рассмотрения возражений является законным и обоснованным.

В то же время, рассмотрев представленные правообладателем доказательства использования и введения в гражданский оборот товарного знака по свидетельству N 232602, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для досрочного прекращения правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом “ОКСИ“ по свидетельству N 232602 в отношении всех указанных в перечне товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с решением суда в части его выводов относительно доказанности факта использования товарного знака по свидетельству N 232602 в рассматриваемый период в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Представленные заявителем в материалы дела документы (тома 2, 3, 4, 5) свидетельствуют об использовании ООО “Компания “ОКСИТЕХ“ товарного знака в отношении товара “минеральная вода“ 32 класса МКТУ.

Вместе с тем доказательств, свидетельствующих об использовании заявителем названного товарного знака в отношении иных товаров и услуг 32, 33 и 42 классов МКТУ, Обществом в суд не представлено.

При таких обстоятельствах нельзя согласиться с выводами суда первой инстанции о доказанности факта использования заявителем товарного знака в отношении иных (кроме минеральной воды) товаров и услуг, по которым предоставлена правовая охрана товарному знаку.

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с пунктом 53 вышеупомянутого Постановления N 5/29 если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Таким образом, учитывая, что решение Роспатента от 30.12.2008 подлежит признанию недействительным в связи с существенным нарушением Роспатентом процедуры его принятия, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть поступившее заявление, восстановлением нарушенного права заявителя (с учетом приведенного разъяснения судов, данного в Постановлении N 5/29) будет рассмотрение ответчиком заявления от 24.03.2008, послужившего основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения повторно, с учетом настоящего судебного акта.

Принимая во внимание вышесказанное, решение суда первой инстанции подлежит изменению, ввиду неполного выяснения судом обстоятельств, имеющих значение для дела, с исключением из мотивировочной части судебного акта выводов относительно доказанности факта использования заявителем товарного знака по свидетельству N 232602 в рассматриваемый период в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, принимая во внимание необходимость установления данных обстоятельств ответчиком при повторном рассмотрении дела по заявлению от 24.03.2008.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, суд

постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2010 по делу N А40-4329/10-12-16 изменить, исключив из мотивировочной части судебного акта выводы о доказанности факта использования ООО “Компания “ОКСИТЕХ“ товарного знака “ОКСИ“ по свидетельству N 232602 в рассматриваемый период в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

В остальной части решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В.ПРОННИКОВА

Судьи

Б.С.ВЕКЛИЧ

Э.В.ЯКУТОВ