Решения и определения судов

Постановление ФАС Московского округа от 16.04.2010 N КА-А40/2355-10-1,2 по делу N А40-90489/09-51-712 Требование: О признании недействительным решения уполномоченного органа о правовой охране товарного знака. Обстоятельства: Предметом судебного разбирательства явилась законность решения уполномоченного органа, поданного против предоставления правовой охраны товарному знаку. Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку материалами дела установлено, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2010 г. N КА-А40/2355-10-1,2

Дело N А40-90489/09-51-712

Резолютивная часть постановления объявлена: 14 апреля 2010 года.

Полный текст постановления изготовлен: 16 апреля 2010 года

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи М.В. Борзыкина

судей: М.Р. Агапова, Е.Ю. Ворониной

при участии в заседании:

от заявителя - Общество с ограниченной ответственностью “ПЕНОПЛЭКС СПБ“: Захаров Л.А. - доверенность от 16.06.2009 N 41;

от заинтересованного лица - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: Попенко В.В. - доверенность от 09.11.2009 N 10/25-747/41; Ковалева О.А. - доверенность от 21.07.2009 N 10/25-476/91;

от третьих лиц - Федеральное государственное учреждение “Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам“: Попенко В.В. - доверенность от 18.01.2010 N 41-82-12;

Закрытое акционерное общество “ТехноНИКОЛЬ“: Трусова Е.А. - доверенность от 02.11.2009; Данилова М.В. - доверенность от 02.11.2009; Токарева О.И. - доверенность от 11.08.2009 N 1108/1-2009,

рассмотрев 14 апреля 2010 года в судебном заседании кассационных жалоб Закрытого акционерного общества “ТехноНИКОЛЬ“ (третье лицо), Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (заинтересованное лицо)

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

от 08 февраля 2010 года,

принятое судьями Е.В. Пронниковой, Б.С. Векличем, Ж.В. Поташовой,

по заявлению Общества с ограниченной ответственностью “ПЕНОПЛЭКС СПБ“

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.04.2009;

третьи лица - Федеральное государственное учреждение “Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам“, Закрытое акционерное общество “ТехноНИКОЛЬ“,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью “ПЕНОПЛЭКС СПб“ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 17.04.2009.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Федеральное государственное учреждение “Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам“ (далее - ФГУ ФИПС), Закрытое акционерное общество “ТехноНИКОЛЬ“.

Решением от 23.10.2009 в удовлетворении предъявленного требования отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2010 решение отменено, оспариваемый ненормативный правовой акт признан недействительным. При этом суд обязал Роспатент устранить допущенное нарушение прав ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб“ путем аннулирования в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации записи о регистрации товарного знака по свидетельству N 343166.

Названное постановление в порядке кассационного производства обжаловано как
ЗАО “ТехноНИКОЛЬ“ так и Роспатентом.

Требования о проверке законности постановления от 08.02.2010 в каждой кассационной жалобе основаны на том, что при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта апелляционным судом неправильно применены положения статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров“ (далее - Закон о товарных знаках). Вывод о неправомерности оспариваемого решения Роспатента не основан на законе. Не соблюдены апелляционным судом и требования, предъявляемые нормами процессуального права.

Отзывы на кассационные жалобы не направлены.

Судебное разбирательство по кассационным жалобам, назначенное на 18.03.2010 на 17 часов, было отложено на 12.04.2010 на 15 часов 40 минут, поскольку на момент судебного заседания суда кассационной инстанции не истек срок, установленный статьей 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на подачу кассационной жалобы, о чем вынесено соответствующее определение.

В судебное заседание суда кассационной инстанции, состоявшееся 12.04.2010 в 15 часов 40 минут, представители всех лиц, участвующих в деле, явились и дали относительно кассационных жалоб следующие объяснения:

- представитель Роспатента (он же - представитель ФГУ ФИПС) объяснил, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддерживает, а также поддерживает и доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поданной ЗАО “ТехноНИКОЛЬ“;

- представитель ЗАО “ТехноНИКОЛЬ“ объяснил, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поддерживает, а также поддерживает и доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, поданной Роспатентом;

- представитель ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб“ объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в кассационных жалобах, поскольку эти доводы неосновательны.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 14.04.2010 до 14 часов 50 минут.

До начала данного судебного заседания ЗАО “ТехноНИКОЛЬ“ в письменной форме заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела
документов - результатов поиска в базе Роспатента обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков.

В судебное заседание суда кассационной инстанции, состоявшееся 14.04.2010 в 14 часов 50 минут, представители всех лиц, участвующих в деле, явились. Представитель ЗАО “ТехноНИКОЛЬ“ заявленное ходатайство поддержал. Представитель ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб“ возражал против удовлетворения ходатайства.

Ходатайство рассмотрено в соответствии с требованиями, предъявленными статьей 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и в его удовлетворении отказано, поскольку в соответствии с процессуальным законом возможность приобщения и исследования каких-либо документов в суде кассационной инстанции не предусмотрена. При этом суд пришел к выводу о том, что приложенные к ходатайству документы подлежат возвращению по принадлежности.

Каждый из представителей лиц, участвующих в деле, заявил, что объяснения относительно кассационной жалобы, которые даны им в предыдущем судебном заседании, поддерживает.

Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции, апелляционном суде, как показала проверка материалов дела, являлась законность решения Роспатента от 17.04.2009, принятого по результатам рассмотрения возражения ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб“, поданного против предоставления правовой охраны товарному знаку “ТехноПлекс TechnoPlex“ по свидетельству N 343166.

Названным решением в удовлетворении возражения отказано, и правовая охрана упомянутого товарного знака оставлена в силе.

Оспариваемое решение, с учетом поступления на регистрацию названного товарного знака (11.05.2006), мотивировано ссылками на положения Закона о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Суд первой инстанции пришел к выводу о соответствии оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента закону, что послужило основанием для отказа в удовлетворении предъявленного требования. Выводы Роспатента о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки
не являются сходными до степени смешения, признаны обоснованными. Суд также исходил из того, что представленные ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб“ Лингвистическое заключение Института русского языка им. В.В. Виноградова от 14.09.2009 в отношении словесных обозначений “ТехноПлекс“ и “ПЕНОПЛЭКС“, Лингвистическое заключение того же института в отношении словесных обозначений “TechnoPlex“ и “PENOPLEX“, Отчет о результатах опроса общественного мнения Аналитического центра Юрия Левады от 20.08.2009, Анализ опасности смешения товарного знака “Техноплекс TechnoPlex“ с товарным знаком “ПЕНОПЛЭКС“ и товарным знаком “PENOPLEX“ ОАО “Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка“ ИТКОР за 2009, факт опасности смешения оспариваемых товарных знаков не подтверждают.

Апелляционный суд, рассмотрев дело повторно по апелляционной жалобе, поданной ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб“, признал выводы суда первой инстанции о правомерности оспариваемого ненормативного правового акта ошибочными, что послужило основанием для отмены решения и принятия нового судебного акта об удовлетворении предъявленного ООО “ПЕНОПЛЕКС СПб“ требования.

Проверив законность постановления от 08.02.2010 в пределах, установленных для рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, объяснений относительно кассационных жалоб, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

С учетом поданного заявления судебное разбирательство по делу произведено апелляционным судом в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьей 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выводы апелляционного суда о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента основаны на применении положений пункта 1 статьи 7, подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках, а также положений пунктов 14.4.2, 14.4.2.2 Правил.

Апелляционный суд исходил из того, что вывод Роспатента об отсутствии сходства обозначений по фонетическому критерию не обоснован.

В пользу принятого постановления апелляционный
суд сослался также и на то, что сравниваемые обозначения являются фантазийными. Семантический анализ таких обозначений невозможен ввиду отсутствия у сравниваемых обозначений конкретного смысла. Ввиду отсутствия у спорных обозначений конкретного смыслового значения, главным для определения их сходства до степени смешения является фонетический критерий. То обстоятельство, что обозначения являются фантазийными, при очевидном их фонетическом сходстве, усиливает опасность их смешения.

В качестве доказательств, свидетельствующих об опасности смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных ему товарных знаков, апелляционным судом приняты представленные ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб“ заключения Института русского языка им. В.В. Виноградова от 14.09.2009 в отношении словесных обозначений “ТехноПлекс“ и “ПЕНОПЛЭКС“ и в отношении словесных обозначений “TechnoPlex“ и “PENOPLEX“. Суд исходил из того, что названные заключения направлены на доказывание сходства обозначений. Сославшись на социологический отчет по результатам опроса общественного мнения Аналитического центра Юрия Левады от 20.08.2009, суд исходил из того, что 74% опрошенных считает сравниваемые обозначения схожими. Анализ на предмет опасности смешения товарного знака “ТехноПлекс TechnoPlex“ с товарными знаками “ПЕНОПЛЭКС“, “PENOPLEX“ проведен и ОАО “Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка“ ИТКОР. То обстоятельство, что согласно упомянутому Анализу опрашивались не только потребители товаров в области строительства, не свидетельствует об отсутствии у данного Анализа доказательственной силы, поскольку спорные товарные знаки зарегистрированы, в том числе и для услуг 35 и 42 класса, связанных со строительством.

С учетом изложенного апелляционный суд пришел к выводу о том, что представленные ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб“ доказательства в своей совокупности и взаимосвязи свидетельствуют о наличии опасности смешения указанных обозначений в глазах рядовых потребителей широкого спектра товаров и услуг, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки.

Признавая несостоятельным довод
Роспатента о недопустимости сопоставительного анализа отдельных элементов спорных обозначений, апелляционный суд сослался на то, что спорные обозначения образуют пары слов, являющихся транслитерациями по отношению к друг к другу и, кроме того согласно пункту 4.2.4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Факт сходства до степени обозначения “ТЕХНОПЛЭКС“ с комбинированным товарным знаком заявителя “ПЕНОПЛЭКС“ по свидетельству N 320079 установлен вступившими в законную силу решениями судов по делам N А40-654/08-51-9, А40-26128/09-51-311, А40-16159/09-93-173, А54-557/2008-С15, А56-53105/2008.

Проверив законность постановления от 08.02.2010 в пределах, установленных для рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, объяснений относительно кассационных жалоб, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Отказывая в удовлетворении возражения, поданного ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб“, Роспатент исходил из следующего.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, включающее словесные элементы “ТехноПлекс TechnoPlex“, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Между тем оспариваемый товарный знак не имеет смыслового значения и носит фантазийный характер в отношении товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, а также в отношении изготовителя товара. Документами возражения не доказано то обстоятельство, что упомянутый товарный знак в том виде, как он
зарегистрирован, способен породить в сознании потребителя ложные ассоциации относительно производителя. Представленные документы свидетельствуют о способности вводить в потребителя в заблуждение не оспариваемым товарным знаком, а обозначением “ТЕХНОПЛЕКС“, выполненным в оригинальной графической манере с использованием оранжевого цвета.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемые в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем фирменного наименования “ПЕНОПЛЭКС СПб“ с 27.12.2000 и занимается производством, продвижением и продажей теплоизоляционных строительных материалов, а именно теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистерола. Фирменное наименование состоит из двух частей - “ПЕНОПЛЭКС“ и “СПб“, выполненных буквами русского алфавита. Элемент “СПб“ является сокращением от местонахождения общества - города Санкт-Петербург и не является значимым элементом фирменного наименования. Основную индивидуализирующую функцию выполняет слово “ПЕНОПЛЭКС“. При сопоставительном анализе фирменного наименования и оспариваемого товарного знака, выполненного заглавными и строчными буквами латиницы и кириллицы, следует отсутствие тождества между отличительной частью фирменного наименования и оспариваемым товарным знаком.

Возражение содержало, в том числе и ссылку на несоответствие предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 343166 требованиям, предъявляемым пунктом 1 статьи 7 Закона о товарных знаках, по мотиву сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных регистраций по свидетельствам N 219656, N 219657, N 320079.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 219656 является словесным и представляет собой слово “ПЕНОПЛЭКС“, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена
в отношении товаров 01, 19, 27 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 219657 “PENOPLEX“ также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 19, 27 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ,

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 320079 является комбинированным, представляет собой квадрат, разделенный на две половины. В верхней части на фоне оранжевого цвета размещен словесный элемент “ПЕНОПЛЭКС“, выполненный оригинальным шрифтом белого цвета буквами кириллицы. В нижней части на белом фоне также расположен словесный элемент “ПЕНОПЛЭКС“, выполненный тем же шрифтом буквами кириллического алфавита, но рыжего цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 17, 19, 27 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что они зарегистрированы в отношении однородных товаров.

Между тем анализ оспариваемого товарного знака “ТехноПлекс TechnoPlex“ по свидетельству N 343166 и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак включает в себя слово “TechnoPlex“ и его транслитерацию, выполненную буквами русского алфавита “ТехноПлекс“. Слово “TechnoPlex“ состоит из двух частей - “techno“ и “plex“. Словесные элементы “ПЕНОПЛЭКС“, “PENOPLEX“ противопоставленных товарных знаков также включают две части “пенно“ (“peno“) и “плэкс“ (“plex“). Несмотря на сходство звучания конечных частей (“плекс/plex)“ и “плэкс/plex“) оспариваемого товарного знака и противопоставлений, в сравниваемых обозначениях отчетливо выделяются различные начальные части “техно/techno“, что фонетически заостряет внимание на ином звучании всего обозначения и свидетельствует о звуком различии знаков. Семантическое сходство у сравниваемых обозначений отсутствует. Сравниваемые обозначения также отличаются друг от друга в графическом отношении.

Суд первой инстанции, применив проверке оспариваемого ненормативного положения статьи
7 Закона о товарных знаках, положения пунктов 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.2.2 (а), 14.4.2.2 (в), 14.4.2.2 (б) Правил пришел к выводу о том, что обстоятельства, послужившие основанием для принятия оспариваемого решения, Роспатентом доказаны.

Этот вывод, в том числе и об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками по фонетическому критерию, установленным судом первой инстанции по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам соответствует.

Суд первой инстанции исходил, в том числе и из того, что анализ на предмет сходства оспариваемого товарного знака и двух противопоставленных товарных знаков (с каждым в отдельности) Роспатентом проведен в том виде, в котором товарные знаки зарегистрированы, в то время как согласно Отчету Аналитического центра Юрия Левады для сравнения представлялись товарные знаки заявителя “ПЕНОПЛЭКС“ и “PENOPLEX“ объединенные в две строки, визуально (графически) искусственно максимально приближенные к оспариваемому товарному знаку. Однако в таком виде названные товарные знаки как средство индивидуализации в установленном порядке не зарегистрированы. Следовательно, упомянутый Отчет о сходстве до степени смешения товарного знака “ТехноПлекс TechnoPlex“ по свидетельству N 343166 и товарных знаков “ПЕНОПЛЭКС“ по свидетельству N 219656 и “PENOPLEX“ по свидетельству N 219657 не свидетельствует. Социологический опрос, выполненный ОАО “Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка“ ИТКОР проведен без учета лиц, являющихся потребителями товаров и услуг в области строительства, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки. Период, в течение которого проводился опрос, в данном Анализе не указан. Оспариваемый товарный знак “ТехноПлекс TechnoPlex“, как следует из лингвистических заключений, разделен на два слова. При проведении одного исследования анализировалось обозначение “ТехноПлекс“ в кириллице, при проведении другого - “TechnoPlex“ в латинице, в то время как анализу подлежал товарный знак именно в том виде, в котором он был зарегистрирован, а не отдельные его элементы или сходные с ним обозначения. С учетом изложенного отсутствуют основания полагать, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и опасность сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков подтверждена.

Содержащиеся в обжалуемом постановлении выводы апелляционного суда в части, касающейся упомянутых заключений, Отчета, Анализа, выводов суда первой инстанции относительно тех же документов не опровергают.

Суд первой инстанции правомерно исходил и из того, что судебные акты, принятые по иным делам, касались не оспариваемого обозначения по свидетельству N 343166 - словесного товарного знака, а иного сложного обозначения, выполненного в ином графическом исполнении.

С учетом изложенного оснований для признания решения суда первой инстанции незаконным не имелось.

Поэтому постановление подлежит отмене, а решение - оставлению в силе. При этом суд кассационной инстанции исходит, в том числе и из того, что нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для отмены решения в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены.

Судебные расходы, понесенные ЗАО “ТехноНИКОЛЬ“ в виде уплаты 2000 рублей за подачу кассационной жалобы, в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат взысканию с ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб“.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08 февраля 2010 года по делу N А40-90489/09-51-712 Арбитражного суда города Москвы отменить, решение от 23 октября 2009 года оставить в силе. Взыскать с ООО “ПЕНОПЛЭКС СПБ“ в пользу ЗАО “ТехноНИКОЛЬ“ 2000 рублей государственной пошлины, уплаченной за подачу кассационной жалобы.

Председательствующий судья

М.В.БОРЗЫКИН

судья

М.Р.АГАПОВ

судья

Е.Ю.ВОРОНИНА