Решения и определения судов

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2010 по делу N А56-35168/2009 Непредставление доказательств использования в предпринимательской деятельности юридического лица баннеров, исключительные права на которые принадлежат иному лицу и переданы ему изготовителем данных баннеров, свидетельствует об отсутствии в действиях названного юридического лица незаконного использования объектов авторского права.

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 марта 2010 г. по делу N А56-35168/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 04 марта 2010 года

Постановление изготовлено в полном объеме 04 марта 2010 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Медведевой И.Г.

судей Аносовой Н.В., Полубехиной Н.С.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Петровой Н.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО “Касторама РУС“ (регистрационный номер 13АП-2512/2010) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.12.2009 по делу N А56-35168/2009 (судья Иванилова И.Г.), принятое

по иску ООО “Касторама РУС“

к ООО “Стройформат“

о взыскании 15.528.392 руб.

при участии:

от истца: Головацкий Р.И. по доверенности N 64 от 16.06.2009

от ответчика: Сигаева О.И. по доверенности N 3-004
от 12.01.2010

установил:

ООО “Касторама РУС“ обратилось с иском к ООО “Стройформат“ о взыскании компенсации за незаконное использование объектов авторского права в двукратном размере стоимости права использования указанных объектов, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведений или объектов смежных прав, в размере 15.528.392 руб. Свои требования истец основывает на нормах пункта 2 статьи 49 Федерального закона “Об авторском праве и смежных правах“ и статьи 1301 Гражданского кодекса РФ.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.12.2009 в удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме.

ООО “Касторама РУС“ обратилось апелляционной жалобой на решение суда, в которой указывает на свое несогласие, с принятым судебным актом.

В обоснование своих доводов податель жалобы ссылается на следующие обстоятельства.

Суд неправомерно посчитал, что из экспертного заключения не представляется возможным установить, какие сравнимые обстоятельства были использованы экспертом.

Судом первой инстанции в нарушение процессуальных норм не было рассмотрено ходатайство истца о назначении экспертизы.

Суд надлежащим образом не подготовил дело к судебному разбирательству, о чем свидетельствует вывод суда о недоказанности размера компенсации.

Необоснованно не были приняты доводы истца относительно размера подлежащей взысканию компенсации.

ООО “Стройформат“ в отзыве на апелляционную жалобу и в судебном заседании выразило свое согласие с обжалуемым решением.

Заявленное истцом в судебном заседании ходатайство о назначении экспертизы отклонено, так как не было заявлено в суде первой инстанции. Ходатайство истца (т. 2 л.д. 107) о привлечении эксперта и постановке вопросов перед экспертом расценено апелляционным судом в качестве реакции на ходатайство ответчика о проведении экспертизы (т. 2 л.д. 95). После отказа ответчика от проведения экспертизы истец самостоятельное ходатайство не заявил.

Рассмотрев материалы
дела в порядке, установленном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ, выслушав представителей сторон в судебном заседании, апелляционный суд установил правильность решения и отсутствие оснований для его отмены либо изменения.

По существу спора апелляционным судом установлено следующее.

Как следует из материалов дела, 30.11.2005 между ООО “Касторама РУС“ (Заказчик) и рекламным агентством ООО “ББМ Групп“ (Исполнитель) был заключен договор N 46/ПЛ/05.

Исходя из п. 1.1, договора Исполнитель по заданию Заказчика обязался провести комплекс работ по разработке дизайна и предпечатной подготовке рекламно-полиграфических материалов.

В соответствии с условиями данного договора Исполнителем был разработан мастер-дизайн серии плакатов (баннеров) How to, произведена их верстка, подготовка к печати. Данная серия плакатов является системным комплексом оригинального оформления торговых помещений истца, все плакаты разработаны в едином стиле, предполагающем их одновременное использование, и содержат советы Castorama по обустройству и ремонту дома. Все права на использование созданного Исполнителем дизайна баннеров, были переданы истцу.

Разработанный Исполнителем дизайн баннеров наглядно разъясняет покупателю информацию о товаре, его местонахождение, что позволяет ему самостоятельно сделать выбор нужного товара, таким образом, результат работы Исполнителя позволяет экономить истцу на затратах, связанных с привлечением дополнительного работающего персонала.

Истцом были размещены баннеры 05.07.2006 в гипермаркете Castorama на Дальневосточном проспекте, 16.

В апреле 2007 года в сети гипермаркетов “Метрика“, собственником которых является ответчик, были размещены плакаты, которые по своему дизайну имеют значительную степень схожести с дизайном баннеров истца.

Истец, считая, что имеет место нарушение его авторских прав, обратился в Управление федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - УФАС по СПб и ЛО).

Решением N 05-271 от 15.11.2007 УФАС по СПб и ЛО признало действия ответчика нарушением
пункта 1 статьи 14 Федерального закона РФ от 26.07.2006 N 135 “О защите конкуренции“, выразившимся во введении в оборот товаров для дома и ремонта с незаконным использованием (размещением в магазине “Метрика“, Пулковское шоссе, 53) дизайна информационных материалов сходного до степени смешения с информационными материалами истца. При этом УФАС по СПб и ЛО выдало ответчику предписание N 05/5532-106 от 15.11.2007 о прекращении недобросовестной конкуренции, согласно которому ответчик должен был в срок до 18.01.2008 прекратить использование указанных информационных материалов.

ООО “Стройформат“ обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительными указанных решения и предписания УФАС по СПб и ЛО.

Вступившим в силу решением от 03.06.2008 по делу N А56-3240/2008 отказано в удовлетворении заявления ООО “Стройформат“.

Истец, считая, что факт нарушения его авторских прав установлен судебными актами по вышеназванному делу, обратился с настоящим иском о взыскании компенсации в сумме 15.528.392 руб., рассчитанной как двукратный размер стоимости прав на использование объектов авторского права, при этом стоимость права на использование баннеров (плакатов) How to определена на основании заключения N 40-16 от 20.03.2008 Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ, а не статьи 1253.

Согласно статье 1301 Гражданского кодекса РФ, статье 49 Федерального закона “Об авторском праве и смежных правах“ в случаях нарушения исключительного права на произведение, автор или иной правообладатель, наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252, 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1253 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя
вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

При этом под сравнимыми обстоятельствами подразумеваются, в том числе стоимость использования аналогичных объектов в соответствующий период, в аналогичных условиях, на соответствующей территории.

Апелляционный суд отклоняет доводы подателя жалобы о том, что суд неправомерно посчитал, что из экспертного заключения не представляется возможным установить, какие сравнимые обстоятельства были использованы экспертом.

В качестве обоснования своих исковых требований ООО “Касторама РУС“ представило заключение N 40-16 от 20.03.2008 Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

В представленном экспертном заключении в части определения основания использования баннеров истца был указан лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии по определенной цене.

В данном случае нельзя рассматривать договор как определение условий использования, так как в соответствии с требованиями законодательства лицензионный (авторский) договор, помимо цены, должен содержать указание на способ использования результата интеллектуальной деятельности (пункт 6 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ, статья 30 Федерального закона РФ “Об авторском праве и смежных правах“.

В экспертном заключении отсутствуют указания на способ использования ответчиком исключительных прав истца, а именно - полное, однозначное и исчерпывающее описание объекта оценки. Кроме того, способ использования, являясь существенным условием лицензионного (авторского) договора, не может не влиять на определение цены такого договора, между тем в экспертном заключении при определении формулы для расчета суммы вознаграждения по лицензионному договору способ использования права также не упоминается и, соответственно, не учитывается.

При расчете суммы компенсации истцом не было учтено то
обстоятельство, что ответчиком использовались только 15 плакатов из 106, используемых Истцом.

Кроме того, эксперт в своем экспертном заключении ссылается на то, что при расчете права использования указанных объектов надлежит исходить не из стоимости права использования каждого конкретного баннера в отдельности, а всей их совокупности, поскольку маркетинговый замысел подобного рода объектов авторского права направлен именно на единое использование таких баннеров, чтобы достичь их максимального эффекта.

Таким образом, маркетинговый эффект от использования 106-ти баннеров явно выше, чем маркетинговый эффект от использования 15-ти баннеров.

Следовательно, использование 15-ти баннеров в составе 106-ти аналогичных по своему дизайну не может являться условиями использования, аналогичными условиям использования 15-ти баннеров отдельно.

Исходя из изложенного, апелляционный суд полагает, что при таком подходе, совокупность 15-ти баннеров и совокупность 106-ти баннеров не являются аналогичными объектами.

Кроме того, в экспертном заключении также указывается, что при расчете ставок роялти экспертом не учитывалось количество используемых баннеров. В данном случае необходимо было определить сумму компенсации за использование ответчиком именно баннеров истца.

При таких условиях необоснованным будет для определения размера суммы компенсации использовать данные об объеме продаж в магазине истца, использующем совокупность из 106-ти баннеров, в то время как ответчиком использовалось лишь 15.

Апелляционный суд считает, что судом первой инстанции обоснованно не были приняты доводы истца относительно размера подлежащей взысканию компенсации.

Так, в основу расчета исковых требований (размера компенсации) истцом была положена формула, указанная в экспертном заключении Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты N 40-16 от 20.03.2008, а также данные об общих годовых объемах чистых продаж в магазине истца.

Вместе с тем, суду не представлено доказательств, содержащих сведения о годовых объемах чистых продаж в магазине истца.

Кроме того, при
разработке коэффициентов для формулы расчета стоимости правомерного использования аналогичных объектов эксперт в своем заключении ссылается на мировую и российскую практику.

Апелляционный суд полагает, что при использовании столь широких показателей также нельзя говорить о расчете стоимости правомерного использования аналогичных объектов при сравнимых обстоятельствах на соответствующей территории, так как при таком подходе любая территория и условия использования будут соответствующими.

Апелляционный суд считает также необходимым отметить, что представленное экспертное заключение содержит в себе внутренние противоречия. Так, уровень ставок роялти в экспертном заключении определен на основании сравнительного подхода. Как следует из заключения (т. 2 л.д. 11), подход имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленный в предложении объект оценки заплатит меньшую сумму, чем та, за которую можно приобрести идентичный (однородный) по качеству и пригодности объект.

На основании предложенной экспертом формулы истец полагает, что стоимость использования 15-ти баннеров в течение одного года должна составлять 2.265.090 руб. 23 коп., в то время как стоимость разработки аналогичных по цели использования объектов, что следует из условий договора на разработку аналогичных объектов, заключенному между ООО “Касторама РУС“ и ООО “ББМ Груп“, может составлять около 100.000 руб. Представляется, что в данном случае будет целесообразнее покупателю при таких условиях приобрести по неисключительному лицензионному договору право использования баннеров, принадлежащих другому лицу, а не оплатить разработку аналогичных по целям использования оригинальных плакатов, поскольку исключительные права на их использование покупатель приобретет за значительно меньшие деньги.

Вышеуказанное свидетельствует о невозможности применения сравнительного подхода при определении ставки роялти в том виде, в каком он был применен экспертом в своем заключении.

Кроме того, в расчет суммы компенсации был включен период
с 01.01.2008 по 31.12.2008, при этом истец не представил факты использования ответчиком 15 спорных баннеров в предпринимательской деятельности ответчика в 2008 году.

Апелляционный суд полагает, что письмо УФАС по СПб и ЛО от 16.11.2009 N 05/9048 нельзя рассматривать как доказательство использования спорных баннеров в период с апреля 2007 по декабрь 2008, так как оно не содержит прямого указания на это и свидетельствует лишь о том, что уведомление об исполнении предписания поступило в УФАС по СПб и ЛО в декабре 2008 года.

Таким образом, проанализировав экспертное заключение N 40-16 от 20.03.2008 в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, апелляционный суд считает, что оно не может быть положено в основу определения размера компенсации, поскольку из него не представляется возможным установить, какие сравнимые обстоятельства были использованы экспертом.

Кроме того, данное заключение было подготовлено экспертом Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты по заказу и заданию истца в целях, определенных истцом, по данным, представленным истцом, следовательно, в отличии от судебной экспертизы, не является прямым доказательством по делу.

Ходатайства о проведении судебной экспертизы истец не заявлял.

Апелляционный суд также считает необходимым отметить следующее.

УФАС по СПб и ЛО в своем решении N 05-271 от 29.11.2007 о нарушении ООО “Стройформат“ части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ “О защите конкуренции“ и установила факт использования ответчиком 15-ти плакатов, сходных до степени смешения с баннерами истца.

Согласно представленному истцом договору с ООО “ББМ Групп“ и дополнительным соглашениям N 1 от 20.03.2006 и N 2 от 11.12.2006 исполнитель передал истцу исключительные имущественные права на использование выполненных результатов работ.

Из Экспертного заключения Санкт-Петербургского Союза дизайнеров (т. 2 л.д.
62 - 70) следует, что при совпадении признаков композиционно-стилевого, цветографического, информационно-шрифтового, а также близости объемно-конструкторского решения баннеры “Метрика“ признаны сходными до степени смешения с баннерами “Касторама РУС“. Сходство усилено заимствованием самой идеи и принципов, заложенных в дизайнерские решения для реализации проекта в сходных условиях супермаркетов.

Таким образом, Экспертное заключение Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, установило заимствование самой идеи и принципов, заложенных в дизайнерские решения для реализации проекта. Идея создания баннеров по данной тематике принадлежит разработчику ООО “ББМ Групп“. Истцу принадлежат сами разработанные плакаты, а УФАС по СПб и ЛО не установило факт использования в предпринимательской деятельности ответчика плакатов, исключительные права, на использование которых принадлежат истцу и были ему переданы ООО “ББМ Групп“. Комиссия ФАС установила факт нарушения ответчиком части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135 “О защите конкуренции“.

Таким образом, не доказан факт использования ответчиком в своей предпринимательской деятельности именно баннеров истца.

Апелляционный суд отклоняет доводы подателя жалобы о нарушении судом процессуальных норм, выразившемся в нерассмотрении ходатайства истца о назначении экспертизы.

Материалы дела не содержат доказательств заявления истцом данного ходатайства. Оно отсутствует как в письменном виде, так и в устном, о чем свидетельствовали бы протоколы судебных заседаний.

Необоснованны также доводы подателя жалобы о том, что суд надлежащим образом не подготовил дело к судебному разбирательству, о чем свидетельствует вывод суда о недоказанности размера компенсации.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, обязанность доказывать обстоятельства, на которые лицо, участвующее в деле, ссылается как на основание своих требований и возражений, возложено на лицо, участвующее в деле, а не на арбитражный суд.

В силу частей 1 - 5 статьи
71 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, то есть оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Апелляционный суд считает, что экспертное заключение N 40-16 от 20.03.2008 и Экспертное заключение Санкт-Петербургского Союза дизайнеров не являются надлежащими доказательствами обоснованности заявленных истцом требований о взыскании 15.528.392 руб.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истец не доказал наличие обстоятельств, на которых основаны его требования, а также доводы апелляционной жалобы, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Арбитражным судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права. Апелляционный суд считает, что оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для изменения или отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции, по настоящему делу не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266, 268, частью 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.12.2009 по делу N А56-35168/2009 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО “Касторама РУС“ - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Председательствующий

МЕДВЕДЕВА И.Г.

Судьи

АНОСОВА Н.В.

ПОЛУБЕХИНА Н.С.